Mit seinem Endurteil vom 20. März 2025 nimmt das OLG München erstmalig in einer Hauptsacheentscheidung zum FRAND-Einwand Stellung. Das OLG München lehnt die unter anderem von der Europäischen Kommission als amicus curiae vertretene streng sequenzielle Prüfung der vom EuGH („Huawei v. ZTE“, C-170/13) definierten Obliegenheiten des SEP-Inhabers und des Benutzers ab, eröffnet dem Benutzer aber die Möglichkeit, durch Leistung einer Sicherheit das Lizenzangebot des SEP-Inhabers inhaltlich auf seine FRAND-Gemäßheit überprüfen zu lassen.
1. Sachverhalt
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Klägerin VoiceAge macht gegen die Beklagte HMD die Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patents 2 102 619 geltend, das angeblich essenziell für den EVS-Standard ist. Die angegriffenen Ausführungsformen sind 3G- und 4G-fähige mobile Endgeräte der Beklagten, die den EVS-Standard implementieren. Mit der am 11.10.2019 eingereichten Klage hat die Klägerin zunächst nur Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend gemacht. Später hat die Klägerin die Klage auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung erweitert.
Das Landgericht München I hat der Klage erstinstanzlich mit Endurteil vom 25.05.2022 im Wesentlichen wie beantragt stattgegeben (Az. 7 O 14091/19). Neben der Feststellung der Verletzung des Klagepatents in einer vor dem Bundespatentgericht eingeschränkt verteidigten Fassung hat das Landgericht München I auch den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (FRAND-Einwand) der Beklagten zurückgewiesen. Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten.
Im parallelen Nichtigkeitsverfahren hat das Bundespatentgericht das Klagepatent mit Urteil vom 16.09.2022 in der im Verletzungsverfahren für verletzt beurteilten eingeschränkten Fassung aufrechterhalten (Az. 4 Ni 12/21 (EP)). Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden.
Aufmerksamkeit hat das Berufungsverfahren insbesondere mit Blick auf den FRAND-Einwand der Beklagten erlangt. So war es das erste Hauptsacheverfahren, in dem das OLG München über einen FRAND-Einwand zu entscheiden hatte. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission in diesem Verfahren als amicus curiae sowohl schriftlich mit Eingabe vom 15.04.2024 als auch mündlich im Termin am 31.10.2024 zum FRAND-Einwand Stellung genommen und ihr Verständnis der EuGH-Entscheidung „Huawei v. ZTE“ (C-170/13) dargelegt. Die Europäische Kommission hat dabei eine streng sequenzielle Prüfung der vom EuGH definierten Obliegenheiten der Parteien vertreten, die die Europäische Kommission graphisch wie folgt veranschaulicht hat:
Bildquelle: Stellungnahme der Europäischen Kommission vom 15. April 2024, OLG München, 6 U 3824/22, Rz. 55
Nach Ansicht der Europäischen Kommission ist diese Prüfungsreihenfolge zwingend. Zudem müssten sämtliche Pflichten vor Erhebung einer Unterlassungsklage erfüllt werden, ein späteres Nachholen sei nicht zulässig.
2. Entscheidung des OLG München
Das OLG München hat sowohl die Feststellung einer Patentverletzung als auch die Ablehnung des FRAND-Einwands durch das Landgericht München I bestätigt und folglich die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
Eine klare Botschaft des OLG München ist, dass die in der EuGH-Entscheidung „Huawei v. ZTE“ formulierten Verhandlungsschritte den Parteien keine strikte Abfolge von Verfahrensschritten auferlege, die das Gericht streng nacheinander prüfen müsse. Der gegenteiligen Ansicht der Europäischen Kommission erteilt das OLG München eine deutliche Absage. Die Europäische Kommission könne ihr in der vorstehenden Graphik veranschaulichtes Konzept selbst nicht konsequent durchhalten, etwa wenn die Europäische Kommission auch im Falle eines FRAND-widrigen Lizenzangebots des SEP-Inhabers ein Gegenangebot des Benutzers verlange.
Weiterhin betont das OLG München mehrfach, dass Versäumnisse einer Seite bei einem Verfahrensschritt dadurch geheilt werden können, dass danach gleichwohl Lizenzverhandlungen beginnen. War beispielsweise der Verletzungshinweis des Patentinhabers nicht ausreichend oder hat der Nutzer des Patents nicht unmittelbar nach einem solchen Hinweis seine Lizenzbereitschaft erklärt, so können diese Mängel im Verfahren nicht mehr geltend gemacht werden, wenn die Parteien danach Lizenzverhandlungen aufgenommen haben.
Ein dritter, ebenfalls sehr bedeutender Aspekt der Entscheidung betrifft schließlich die Sicherheitsleistung, die der Patentnutzer erbringen muss, wenn der Patentinhaber dessen Gegenangebot abgelehnt hat. Die bislang offene Frage, ob sich die Sicherheitsleistung an der Forderung des Patentinhabers oder am Gegenangebot des Nutzers orientieren muss, hat das OLG München dahingehend entschieden, dass es auf das Angebot des Patentinhabers ankommt. Die Sicherheitsleistung muss demnach die vom SEP-Inhaber (zuletzt) geforderten Lizenzgebühren abdecken und diesen für den Fall absichern, dass der FRAND-Einwand des Beklagten nicht durchgreift.
Die Feststellungen des OLG München zu den einzelnen Obliegenheiten der Parteien können wie folgt zusammengefasst werden:
Die Verletzungsanzeige könne jedenfalls in der Einreichung der Klage auf Schadensersatz und Auskunft/Rechnungslegung zu sehen sein, wie es die Klägerin im vorliegenden Fall gemacht hatte. Unabhängig davon könnte die Beklagte der Klägerin eine fehlende oder mangelhafte Verletzungsanzeige ohnehin nicht mehr mit Erfolg entgegenhalten. Denn wenn sich der Benutzer auf konkrete Lizenzverhandlungen mit dem SEP-Inhaber einlässt, sei der Zweck der Verletzungsanzeige regelmäßig erfüllt. Es sei treuwidrig, wenn sich der Benutzer spät im gerichtlichen Verfahren auf rein formale Fehler bei der Verletzungsanzeige zu Beginn der Verhandlungen berufen würde. Einzelfallausnahmen hält das OLG München allerdings für denkbar.
An die Lizenzbereitschaftserklärung des Benutzers legt das OLG München vergleichbare Kriterien an wie an die Verletzungsanzeige. So könne sich auch der SEP-Inhaber zu einem späten Verhandlungsstadium nicht mehr auf eine fehlende Lizenzbereitschaftserklärung des Benutzers berufen, wenn der SEP-Inhaber trotz fehlender oder mangelhafter Lizenzbereitschaftserklärung ein Lizenzangebot unterbreitet hat und die Parteien daraufhin in Verhandlungen eingetreten sind. Daher sei der FRAND-Einwand nicht mangels Lizenzbereitschaftserklärung der Beklagten abzulehnen.
Bezüglich des FRAND-Lizenzangebots des SEP-Inhabers stellt das OLG München fest, dass der FRAND-Einwand jedenfalls keinen Erfolg haben kann, wenn das Angebot tatsächlich FRAND-gemäß ist. Denn dann sei der SEP-Inhaber rechtlich nicht verpflichtet, von diesem Angebot abzurücken, unabhängig davon, wie der Benutzer auf dieses Angebot reagiert.
Ist das Lizenzangebot des SEP-Inhabers hingegen nicht FRAND, kann der FRAND-Einwand nach Ansicht des OLG München – abhängig vom weiteren Verhalten des Benutzers – dennoch erfolglos bleiben. Denn der Benutzer müsse auch bei einem FRAND-widrigen Angebot ein Gegenangebot unterbreiten und Sicherheit leisten, da es anderenfalls keiner Verhandlungen und auch keines Gegenangebots bedürfte. Daher seien zunächst das Gegenangebot bzw. seine Unterbreitung und die Sicherheitsleistung des Benutzers in den Blick zu nehmen, bevor das Angebot des Patentinhabers im Einzelnen auf seine FRAND-Gemäßheit geprüft wird.
Beim Gegenangebot des Benutzers ist nach Ansicht des OLG München lediglich zu prüfen, ob ein solches Gegenangebot unterbreitet wurde. Ob das Gegenangebot FRAND-Bedingungen entsprach, sei irrelevant. Auf die FRAND-Gemäßheit des Gegenangebots komme es letztlich in keiner Konstellation an:
- Wenn das Lizenzangebot des SEP-Inhabers FRAND war, habe der FRAND-Einwand unabhängig von dem Gegenangebot keinen Erfolg.
- Wenn der Benutzer ein Gegenangebot unterbreitet und Sicherheit geleistet hat und sich das Lizenzangebot des SEP-Inhabers dann als FRAND-widrig herausstellt, habe der FRAND-Einwand unabhängig vom Inhalt des Gegenangebots Erfolg.
Allerdings betont das OLG München, dass das Gegenangebot des Patentnutzers dennoch eine wichtige Funktion erfülle. Zum einen gibt es dem Benutzer die Möglichkeit, Bedenken gegen das Angebot des Patentinhabers geltend zu machen und Lösungsvorschläge aufzuzeigen. So erhalte der Patentinhaber die Möglichkeit, sein Angebot im Hinblick auf die Einwände des Patentnutzers anzupassen. Zum anderen ist das Gegenangebot für das Gericht ein wichtiger Teil des Verhandlungsprozesses und damit einer einvernehmlichen Lösung, die stets das oberste Ziel der Parteien sein sollte.
Die vom Benutzer zu leistende Sicherheit muss sich nach Ansicht des OLG München nach dem letzten Angebot des SEP-Inhabers (und nicht dem Gegenangebot des Benutzers) richten. Denn allein auf dieses Angebot komme es letztlich für die Frage des Missbrauchs eines Unterlassungsklägers an. Umfasst das letzte Angebot des SEP-Inhabers eine weltweite Portfoliolizenz, müsse sich die Sicherheit hierauf beziehen. Hinzu kommt, dass der Benutzer verbindlich erklären müsse, dass der SEP-Inhaber die Sicherheit erhält, wenn sich das Angebot als FRAND-gemäß erweist und die Patentverletzung rechtskräftig bejaht wird. Leistet der Benutzer Sicherheit entsprechend den Vorgaben des OLG München, sei das Angebot des SEP-Inhabers auf seine FRAND-Gemäßheit zu prüfen. Fehlt es hingegen an einer hinreichenden Sicherheitsleistung, sei der FRAND-Einwand zurückzuweisen, ohne dass das Angebot des SEP-Inhabers auf seine FRAND-Gemäßheit zu überprüfen ist.
Letzteres war im vorliegenden Fall gegeben. Die Beklagte hatte Sicherheit lediglich in Höhe ihres eigenen Gegenangebots geleistet und zudem keine verbindliche Erklärung abgegeben, das letzte Angebot der Klägerin anzunehmen, wenn dieses FRAND ist. Daher hat das OLG München den FRAND-Einwand im Ergebnis zurückgewiesen.
Das OLG München hat die Revision zum Bundesgerichtshof in Bezug auf den FRAND-Einwand zugelassen.
3. Anmerkungen
Die vom OLG München angeführten Gründe für die Ablehnung des FRAND-Einwands sind deshalb von Bedeutung, weil es sich um die erste Hauptsacheentscheidung des OLG München zum FRAND-Einwand handelt, die die Rechtsprechung des LG München I – dem derzeit wichtigsten Gerichtsstand für SEP-Verletzungsfälle in Deutschland – in den kommenden Jahren prägen dürfte. Die Rechtsprechung des LG München I war in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik geraten, was ein Grund für den amicus curiae Beitritt der Kommission in diesem Verfahren gewesen sein dürfte. Nicht zuletzt aufgrund der amicus curiae Intervention der Europäischen Kommission war dieses Urteil des OLG München mit Spannung erwartet worden.
Das OLG München weicht in seiner Entscheidung dann auch von der bisher angewandten Prüfungsreihenfolge des LG München I ab, erteilt allerdings auch der Auffassung der Kommission eine deutliche Absage. Die von der Kommission vertretene Ansicht, dass der EuGH eine streng sequenzielle Prüfungsreihenfolge vorgibt, hat bereits der BGH in den Entscheidungen FRAND-Einwand (GRUR 2020, 961) und FRAND-Einwand II (GRUR 2021, 585) abgelehnt.
Im Übrigen gibt es allerdings einige Unterscheide zwischen dem Ansatz des OLG München und dem des BGH. Der BGH hat einen starken Fokus der Prüfung auf die Lizenzwilligkeit des Benutzers gelegt und unter diesem Schlagwort eine Gesamtbetrachtung des Verhaltens des Benutzers in den Lizenzverhandlungen durchgeführt. Das OLG München geht über den Prüfungspunkt der Lizenzbereitschaftserklärung des Benutzers hingegen recht schnell hinweg und legt den Schwerpunkt seiner Prüfung stattdessen auf die Sicherheitsleistung des Benutzers. Mit der Rechtsprechung des BGH lässt sich dieser Ansatz jedenfalls dann in Einklang bringen, wenn das OLG München einen Benutzer, der entsprechend den Vorgaben des OLG München Sicherheit leistet, unabhängig von seinem vorangegangenen Verhalten als lizenzwillig ansieht.
Der Ansatz des OLG München ist durch drei Aspekte charakterisiert:
Der Verletzungshinweis und die Lizenzbereitschaftserklärung sind inhaltlich nicht im Detail zu prüfen, wenn es tatsächlich zu Lizenzverhandlungen kommt. Der Eintritt in Lizenzverhandlungen kann Versäumnisse in diesen Verfahrensschritten heilen, so dass diese im Rahmen des gerichtlichen FRAND-Einwandes nicht mehr zu prüfen sind.
Das Lizenzangebot des SEP-Inhabers ist nur dann inhaltlich zu prüfen, wenn der Benutzer ein Gegenangebot unterbreitet, Sicherheit leistet und eine bindende Erklärung abgibt, das Lizenzangebot des SEP-Inhabers anzunehmen, wenn es sich als FRAND erweist und die Patentverletzung rechtskräftig bejaht wird.
Erfüllt der Benutzer alle Voraussetzungen für die Prüfung des letzten Lizenzangebots des SEP-Inhabers, steht und fällt der FRAND-Einwand mit diesem Angebot. Ist es FRAND, muss der Benutzer es annehmen. Ist es nicht FRAND, wird der Unterlassungsantrag abgewiesen. Auf das Gegenangebot des Benutzers kommt es im Ergebnis nie an.
Sowohl für Patentinhaber als auch für Nutzer von SEP dürfte die klare Absage des formalistischen Ansatzes der Kommission zu begrüßen sein. Dadurch wird der Fokus zunehmend auf eine inhaltliche Prüfung des Verhaltens der Parteien und der ausgetauschten Angebote gerichtet, was dem Ziel eines umfassenden Interessenausgleichs dient, das dem FRAND-Einwand zugrunde liegt.
Eine Eingangsvoraussetzung für den FRAND-Einwand stellt nach der Rechtsprechung des OLG allerdings die Erbringung einer Sicherheitsleistung durch den Beklagten in Höhe des letzten Angebots des SEP-Inhabers dar. Nur wenn diese erbracht wurde, wird das Lizenzangebot des Patentinhabers einer inhaltlichen FRAND-Prüfung unterzogen. Diese Prüfung musste das Gericht im entschiedenen Fall nicht durchführen, es macht aber deutlich, dass es eine gewisse Bandbreite von Bedingungen gibt, die als FRAND anzusehen sind. Diese Bandbreite kann der Patentinhaber ausnutzen, ohne dass es nach dem Urteil des OLG München auf das Gegenangebot des Patentnutzers ankommt.
Für Patentnutzer dürfte die Abkehr von den strengen Anforderungen zu begrüßen sein, die das LG München I an die Lizenzwilligkeit der Beklagten gestellt hat. Der Aspekt der Lizenzbereitschaft des Patentnutzers, der sowohl in den Entscheidungen FRAND-Einwand I und FRAND-Einwand II des BGH als auch in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und nicht zuletzt in den ersten Urteilen des EPG zum FRAND-Einwand eine zentrale Rolle gespielt hat, nimmt in den Erwägungen des OLG München sehr wenig Raum ein. Allerdings sollte hieraus nicht vorschnell abgeleitet werden, dass dieser Punkt künftig keine Rolle mehr spielen wird. Für das Urteil des OLG München kam es auf die Lizenzbereitschaft der Beklagten nicht an, weil ihr der FRAND-Einwand aufgrund fehlender Sicherheitsleistung ohnehin abgeschnitten war. Wenn eine solche erbracht wird und das Gericht dementsprechend eine inhaltliche Prüfung des Lizenzangebots des Patentinhabers vornimmt, dann wird auch die Lizenzbereitschaft des Patentnutzers (wieder) in den Blick genommen werden müssen.
Für die deutsche FRAND-Rechtsprechung wird dem Urteil des OLG München in den kommenden Jahren, jedenfalls bis zu einer weiteren Entscheidung des BGH, wegweisende Bedeutung zukommen.
Inwieweit sich das EPG an der Entscheidung des OLG München orientieren wird, ist offen. Jedenfalls weist das Urteil des OLG München gewisse Ähnlichkeiten zu der Entscheidung der Lokalkammer München vom 19.12.2024, UPC_CFI_9/2023 (Huawei vs. Netgear) im Hinblick auf die Sicherheitsleistung auf. Auch nach der Auffassung der LK München kommt es im Falle der fehlenden Sicherheitsleistung nicht zur Prüfung der FRAND-gemäßheit des Angebots des SEP-Inhabers. Zudem verlangt auch die LK München eine verbindliche Erklärung, dass der SEP-Inhaber die Sicherheit als Lizenzzahlung erhält, wenn sich sein Angebot am Ende als FRAND-gemäß erweist und auch die mit der Unterlassungsklage geltend gemachte Patentverletzung rechtskräftig bejaht wird, und nimmt dabei Bezug auf den Hinweisbeschluss des OLG München vom 30.10.2024. Die Entscheidung des OLG München dürfte somit auch beim EPG auf großes Interesse stoßen und bei künftigen Entscheidungen Berücksichtigung finden.
