Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat in seinem Urteil vom 25. Juli 2018 in der Rechtssache C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd gegen Duma Forklifts, entschieden, dass die Entfernung der Marke von eingeführten Originalwaren und der Weitervertrieb unter dem Namen des Importeurs eine Markenverletzung darstellt.

Sachverhalt und Vorlagefragen

Die Klägerin, Mitsubishi, ist Inhaberin der Benelux- und Unionsmarken MITSUBISHI und der bekannten Dreistern-Bildmarke. Die Beklagte, Duma, und ein mit ihr verbundenes Unternehmen haben außerhalb des EWR Original-Mitsubishi Gabelstapler erworben und in den EWR eingeführt. Zum Teil wurden diese unter den Mitsubishi-Marken weitervertrieben. Zum Teil wurden sie in das Zolllagerverfahren überführt, wo von diesen Waren alle mit den Mitsubishi-Marken identischen Zeichen entfernt, die erforderlichen Änderungen zur ihrer Anpassung an die in der Union geltenden Normen durchgeführt und die Kennzeichnungsschilder und Seriennummern ersetzt wurden. Danach wurden auf den Waren die Zeichen der Beklagte angebracht. Anschließend wurden die Gabelstapler aus dem Zolllagerverfahren in den freien Warenverkehr in der EU und im übrigen EWR gebracht.

Wegen des Weitervertriebs der Originalwaren wurden die Beklagten in 2. Instanz verurteilt. Wegen der übrigen Fälle – Entfernung der Marken und Neukennzeichnung – setzte der Hof van beroep te Brussel (Berufungsgericht Brüssel) das Verfahren aus und legte dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

1. a) Umfassen Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 das Recht des Markeninhabers, sich dem zu widersetzen, dass ein Dritter ohne seine Zustimmung alle auf den Waren angebrachten, mit den Marken identischen Zeichen entfernt (debranding), wenn es sich um Waren handelt, die – wie in das Zolllagerverfahren überführte Waren – noch nicht im EWR vertrieben worden sind, und die Entfernung durch den Dritten im Hinblick auf die Einfuhr oder das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im EWR erfolgt?

b) Hängt die Beantwortung der Frage 1a davon ab, ob die Einfuhr oder das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum unter einem vom Dritten angebrachten eigenen Erkennungszeichen erfolgt (rebranding)?

2. Wirkt es sich auf die Beantwortung der Frage 1 aus, wenn die so eingeführten oder in den Verkehr gebrachten Waren nach dem äußeren Erscheinungsbild oder Modell vom relevanten Durchschnittsverbraucher noch immer als vom Markeninhaber stammend identifiziert werden?

Die Schlussanträge des Generalanwalts

In seinen Schlussanträgen vom 26. April 2018 schlug Generalanwalt M. Campos Sánchez-Bordona dem Gerichtshof vor, das „debranding“ und „rebranding“ nicht als Markenverletzung zu qualifizieren. Der Fall sei, da die Waren noch nicht im freien Innerunionsverkehr seien, ebenso zu beurteilen wie die Einfuhr von Waren, deren Marken im Ausland entfernt worden seien. Die Entfernung von Marken könne nicht als eine dem Markeninhaber vorbehaltene Handlung der „Benutzung“ qualifiziert werden. Die Mitgliedstaaten könnten allerding ihre Vorschriften zum Schutz des lauteren Wettbewerbs auf Sachverhalte des „debranding“ anwenden. 

Das Urteil des EuGH

Der EuGH behandelt beide Fragen zusammen und beantwortet sie wie folgt:

Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG [...] zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 [...] über die Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem widersetzen kann, dass ein Dritter – wie im Ausgangsverfahren – ohne seine Zustimmung auf in das Zolllagerverfahren überführten Waren im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), wo sie noch nie vertrieben wurden, alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und andere Zeichen anbringt.

Zur Begründung beruft sich der Gerichtshof auf seine bekannte Rechtsprechung zu den Funktionen des Markenschutzes (Herkunftsfunktion, Qualitätsfunktion, Werbefunktion, Investitionsfunktion). Diese Funktionen würden beeinträchtigt, wenn der Markeninhaber nicht die Befugnis behalte, seine Marken beim erstmaligen Inverkehrbringen seiner Waren zu benutzen. Außerdem sei das Vorgehen der Beklagten unvereinbar mit dem Ziel des Markenschutzes einen „unverfälschten Wettbewerb“ zu gewährleisten. Die maßgebenden Erwägungen des Urteils finden sich in den RN 44, 46, und 47:

44 Was die Funktion als Herkunftshinweis angeht, genügt der Hinweis, dass der Gerichtshof in Rn. 48 des Urteils vom 16. Juli 2015, TOP Logistics u. a. (C‑379/14, EU:C:2015:497), bereits festgestellt hat, dass jede Handlung eines Dritten, die den Inhaber einer in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eingetragenen Marke an der Ausübung seines Rechts, das erste Inverkehrbringen von mit dieser Marke versehenen Waren im EWR zu kontrollieren, hindert, naturgemäß eine Beeinträchtigung dieser Hauptfunktion der Marke darstellt.

46 Ferner nehmen die Entfernung der mit der Marke identischen Zeichen und die Anbringung neuer Zeichen auf den Waren dem Markeninhaber die Möglichkeit, die Kunden durch die Qualität seiner Waren zu binden und beeinträchtigen die Investitions- und die Werbefunktion der Marke, wenn die fragliche Ware – wie im vorliegenden Fall – noch nicht unter der Marke des Inhabers von diesem oder mit seiner Zustimmung auf diesem Markt in den Verkehr gebracht wurde. Dadurch, dass die Waren des Markeninhabers in den Verkehr gebracht werden, bevor dieser sie, mit der Marke versehen, in den Verkehr gebracht hat, so dass die Verbraucher diese Waren kennen, bevor sie sie mit der Marke in Verbindung bringen können, kann es dem Markeninhaber nämlich wesentlich erschwert werden, die Marke zum Erwerb eines Rufs, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden, und als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen. Ferner nehmen solche Verhaltensweisen dem Markeninhaber die Möglichkeit, durch ein erstmaliges Inverkehrbringen im EWR den wirtschaftlichen Wert der mit der Marke versehenen Ware und somit seine Investition zu realisieren.

47 Drittens verstößt es gegen das Ziel, einen unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten, wenn Dritte ohne Zustimmung des Markeninhabers die mit der Marke identischen Zeichen entfernen und neue Zeichen auf den Waren anbringen, um diese unter Umgehung des Rechts des Inhabers, die Einfuhr der mit seiner Marke versehenen Waren zu verbieten, in den EWR einzuführen bzw. dort in den Verkehr zu bringen, und dadurch das Recht des Markeninhabers, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren in den EWR zu kontrollieren, und die Funktionen der Marke beeinträchtigt werden.

Nicht entscheidend sei, dass Abnehmer die ohne die Mitsubishi-Marken in den Verkehr gebrachten Gabelstapler gleichwohl wegen ihres Aussehens als Mitsubishi-Produkte erkennen. „Insoweit ist festzustellen, dass die [Herkunftsfunktion] der Marke zwar unabhängig von diesem Umstand beeinträchtigt werden kann, dass dieser Umstand gleichwohl geeignet erscheint, die Wirkungen einer solchen Beeinträchtigung zu verstärken“ (RN 45).

Der Begriff der „Benutzung“ sei weit auszulegen: die Entfernung der Marken, um seine eigenen Zeichen anzubringen, stelle eine „aktive Handlung“ der Beklagten dar, „die als Benutzung im geschäftlichen Verkehr angesehen werden kann“ (RN 48). Ohne Bedeutung sei, dass die Markenentfernung im Zolllagerverfahren vorgenommen werde; denn die Waren würden in den freien Verkehr im EWR überführt, und nach der Novellierung der Unionsmarkenverordnung und der Einfügung des Art. 9 Abs. 4 UMV zu Markenverletzungen im Transitverkehr seien Handlungen wie die vorliegende auch schon vor der Überführung in den freien Verkehr als Markenverletzungen verfolgbar (RN 50).

Anmerkungen

In vielen Ländern innerhalb und außerhalb der EU wird die Markenentfernung nicht als Markenverletzung angesehen. Es handelt sich – so die Rechtslage – weder bei der Entfernung noch bei dem nachfolgenden Inverkehrbringen der Waren ohne die entfernte Marke um eine „Benutzung“ i.S. des Markenrechts. Der Generalanwalt weist in seinen Schlussanträgen auf die Rechtslage in Deutschland und im Vereinigten Königreich hin. In Frankreich sei die Markenunterdrückung ausdrücklich als Verletzungshandlung geregelt. 

Daher stellt es schon eine kleine Sensation dar, dass der EuGH in dem vorliegenden Urteil – ungeachtet der Schlussanträge des Generalanwalts – die Entfernung als Markenverletzung klassifiziert. 

Der EuGH sieht keine Schwierigkeiten, die Markenentfernung als „Benutzung“ zu qualifizieren. Die Vereitelung der dem Markeninhaber beim Inverkehrbringen zuwachsenden Vorteile stelle eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion sowie der Qualitäts-, Werbe- und Investitionsfunktion dar. Der Gerichtshof gibt übrigens in seiner Begründung erstmals eine nähere Erläuterung dieser Markenfunktionen (RN 34 bis 37). Diese sind bislang allerding nur in Fällen der „double identity“-Verletzung und des Schutzes bekannter Marken relevant gewesen, während sie hier mit Bezug auf Handlungen angewendet werden, die die Marke selbst betreffen. 

Keine gesonderte Antwort gibt der EuGH auf die Frage 1.b), ob eine Markenverletzung davon abhängt, dass die Beklagten nach dem „debranding“ ihre eigenen Zeichen anbringen. Aus den Ausführungen des Gerichtshofs ergibt sich aber, dass dieser Umstand nicht entscheidend ist – die Markenentfernung ist der wesentliche Eingriff, den der Markeninhaber verhindern kann. 

Es ist bemerkenswert, dass der EuGH mit keinem Wort auf seine Rechtsprechung zum Parallelimport von Arzneimitteln im innergemeinschaftlichen Warenverkehr eingeht. Bekanntlich beurteilt der EuGH die Praxis des „debranding“ bereits im Verkehr befindlicher Arzneimittel und deren „rebranding“ im Rahmen von Parallelimporten nicht als Erschöpfung oder Ausnahme davon, sondern wendet Art. 34, 36 AEUV unmittelbar an, um in geeigneten Fällen diese Manipulationen als zulässig zu erachten (vgl. hierzu insbes. EuGH-Urteil vom 12. Oktober 1999, Rs. C-379/97, Pharmacia & Upjohn ./. Paranova). 

Dies wirft die Frage auf, ob das Mitsubishi-Urteil nur den konkreten Sachverhalt der Einfuhr von Originalwaren und der vor ihrem Inverkehrbringen im EWR erfolgten Markenentfernung erfasst (den Weitervertrieb von aus Drittländern eingeführten Originalwaren unter den Originalmarken kann der Markeninhaber stets untersagen), oder ob auch die Markenentfernung und Neukennzeichnung mit einer Marke, die nicht (wie beim „rebranding“ parallelimportierter Arzneimittel) dem Inhaber der Originalmarken gehört, bei bereits im Verkehr befindlichen Waren untersagt werden kann. Jedenfalls kann nach dem Mitsubishi-Urteil die Markenverletzung in diesen Fällen nicht mit der Begründung verneint, werden, es läge keine „Benutzung“ vor. Im Ergebnis dürfte die Entscheidung daher davon abhängen, ob solche Sachverhalte die Funktionen der Marke beeinträchtigen können. Dies wird man vielfach wohl bejahen müssen, auch wenn der Gerichtshof auf das erstmalige Inverkehrbringen abstellt. Denn die Möglichkeiten des Markeninhabers, vom Goodwill seiner Marke zu profitieren, werden auch dann beeinträchtigt, wenn Dritte unbegrenzt die Möglichkeit hätten, von Originalwaren die Marke zu entfernen und diese danach als „no names“ oder mit einer eigenen Marke weiterzuvertreiben. 

Wir werden wohl abwarten müssen, bis weitere Rechtsprechung und vielleicht auch weitere Vorlagen an den EuGH Klarheit schaffen.

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