Am 14. Januar 2020 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz - 2. PatMoG; nachfolgend „Diskussionsentwurf“) veröffentlicht. Der Diskussionsentwurf sieht insbesondere ergänzende Regelungen zum Unterlassungsanspruch nach § 139 PatG zum qualifizierten Hinweis nach § 83 PatG und Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen vor.

1. Unterlassungsanspruch nach § 139 PatG

1.1 Aktuelle Rechtslage und BGH “Wärmetauscher

Der bisherige Wortlaut des § 139 PatG sieht, im Gegensatz zu den Ansprüchen auf Rückruf und Vernichtung nach § 140a PatG, beim Unterlassungsanspruch bisher keine ausdrückliche Verhältnismäßigkeitsprüfung vor. Ob auch beim Unterlassungsanspruch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen ist, war in der jüngsten Vergangenheit eine der streitigsten Fragen des Patentrechts.

In seiner Entscheidung „Wärmetauscher“ (BGH, Urteil vom 10.5.2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) setzte sich der Bundesgerichtshof bisher nur mit der im Ergebnis verneinten Frage auseinander, ob dem Verletzer aufgrund der Unverhältnismäßigkeit der sofortigen Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs eine Aufbrauchfrist einzuräumen sei. Die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs kann laut dem Bundesgerichtshof unverhältnismäßig sein, wenn dies aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig wäre. 

1.2 Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG

Vor dem Hintergrund der BGH-Entscheidung „Wärmetauscher“ beabsichtigt der Diskussionsentwurf eine „Klarstellung“ des Unterlassungsanspruchs dahingehend, dass der Unterlassungsanspruch nicht besteht, soweit dessen Durchsetzung unverhältnismäßig ist. Hierzu soll § 139 Abs. 1 PatG um den folgenden Satz ergänzt werden:

Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.

Bei der klarstellenden Kodifizierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen des Unterlassungsanspruchs greift der Diskussionsentwurf den vom Bundesgerichtshof verwendeten Prüfungsmaßstab auf.

Die Begründung des Diskussionsentwurfs bezeichnet die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG selbst als „gesetzgeberische Klarstellung“ und betont, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen des deutschen Rechts schon heute die Verhältnismäßigkeitsprüfung des Unterlassungsanspruchs bei Patentverletzungen ermöglichen. 

Diese Klarstellung sei jedoch erforderlich, da die Instanzgerichte dieses Korrektiv „nur sehr zurückhaltend“ berücksichtigten. Denn in Einzelfällen könnten die wirtschaftlichen Nachteile einer gerichtlich gewährten Unterlassungsverfügung über das Maß hinausgehen, das für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich sei. 

Allerdings dürfe die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht zu einer Entwertung des Patentrechts führen, da ein weiterhin starker Unterlassungsanspruch für die Durchsetzung von Patenten für die deutsche Industrie unverzichtbar sei. Folglich müssten Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs auf Ausnahmefälle beschränkt sein, da dieser das regelmäßige Korrektiv bei einer Patentverletzung darstelle.

Deshalb bedürfe es im Regelfall auch keiner Darlegung der Verhältnismäßigkeit durch den Patentinhaber. Vielmehr liege die Beweislast beim Verletzer, der beachtliche Gründe für die ausnahmsweise Einschränkung des Unterlassungsanspruchs darlegen müsse. 

Der Begründung ist weiterhin zu entnehmen, dass der Diskussionsentwurf bewusst darauf verzichtet, Kriterien oder Regelbeispiele für die Unverhältnismäßigkeit in den Gesetzeswortlaut aufzunehmen. Danach soll es weiterhin Aufgabe der Instanzgerichte bleiben, den Maßstab der Verhältnismäßigkeit zu interpretieren und Kriterien und Regelbeispiele für die Unverhältnismäßigkeit zu entwickeln. Allerdings werden in der Begründung des Diskussionsentwurf einzelne Kriterien und Fallbeispiele diskutiert, die bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit zu beachten sind und in der Praxis eine erste Hilfestellung geben können. Hierzu gehören neben dem Interesse des Patentinhabers an dem Unterlassungsanspruch und dessen wirtschaftlichen Auswirkungen auch die Komplexität des angegriffenen Produkts sowie subjektive Elemente und Drittinteressen.

So soll im Rahmen der Gesamtwürdigung aller Umstände im Ausnahmefall auch relevant sein, ob der Patentinhaber selbst entsprechende Produkte oder Teilkomponenten herstellt oder ob es ihm allein um eine Monetarisierung des Patents geht, wie es üblicherweise bei Patentverwertern der Fall ist. Ebenfalls soll Beachtung finden, ob der Patentinhaber eindeutig überzogene Lizenzgebühren fordert, die durch den Unterlassungsanspruch in treuwidriger Weise durchgesetzt werden sollen.

Hinsichtlich der Verwendung komplexer Produkte wird in der Begründung des Diskussionsentwurfs betont, dass eine Unverhältnismäßigkeit stets wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb voraussetze. Handele es sich lediglich um ein untergeordnetes, nicht funktionswesentliches Element eines Bauteils für ein komplexes Gesamtprodukt, wie beispielsweise eine Sonderausstattung, lägen unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb regelmäßig nicht vor. Umgekehrt könne zugunsten des Verletzers zu bedenken sein, dass eine Umgestaltung des Produkts einen hohen zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand verursache, etwa wenn gesetzliche oder behördliche Zulassungsvorschriften zu beachten seien, so dass die mit der Unterlassung verbundenen Folgen völlig außer Verhältnis zum Wert des Patents stünden.

Obwohl der Unterlassungsanspruch an sich kein Verschulden voraussetzt, sollen nach der Begründung des Diskussionsentwurfs im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch subjektive Elemente, insbesondere Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers, beachtet werden können. So könne von Bedeutung sein, ob der Verletzer mögliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung einer Patentverletzung getroffen habe, wie etwa durch eine „Freedom to Operate Analyse“. 

Schließlich lässt sich der Begründung des Diskussionsentwurfs entnehmen, dass als Rechtsfolge nicht nur die Gewährung einer Aufbrauchfrist in Betracht kommt, sondern auch die dauerhafte Versagung des Unterlassungsanspruchs, wenn eine Aufbrauchfrist zu unbilligen Härten führen würde; dies sei jedoch nur „in sehr wenigen Fallkonstellationen“ denkbar. 

2. Qualifizierter Hinweis nach § 83 PatG

Mit der Ergänzung der Regelungen zum qualifizierten Hinweis widmet sich der Diskussionsentwurf einem weiteren in die Kritik geratenen Aspekt des deutschen Patentsystems, dem „Injunction-Gap“. Hierzu sieht der Diskussionsentwurf die nachfolgende Ergänzung des § 83 Abs. 1 PatG vor:

Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von Amts wegen übermittelt werden. Das Patentgericht kann den Parteien zur Vorbereitung des Hinweises nach Satz 1 eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnahme setzen. Setzt das Patentgericht keine Frist, darf der Hinweis nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3 Satz 2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der Parteien, die nach Fristablauf eingehen, muss das Patentgericht für den Hinweis nicht berücksichtigen.

Demnach soll der qualifizierte Hinweis nach § 83 PatG, mit dem das Bundespatentgericht seine vorläufige Beurteilung des Rechtsbestands des Patents mitteilt, bereits innerhalb von sechs Monaten nach Erhebung der Nichtigkeitsklage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der qualifizierte Hinweis zudem von Amts wegen an das Verletzungsgericht übermittelt werden.

Die Ergänzung des § 83 PatG soll nach der Begründung des Diskussionsentwurfs zu einer besseren Synchronisierung der parallelen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren führen, die aufgrund des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips vor unterschiedlichen Gerichten stattfinden. So entscheiden die Zivilgerichte über die Verletzung des Klagepatents, während das Bundespatentgericht die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents beurteilt. Allerdings fällt die Dauer beider Verfahren deutlich auseinander. Während Verletzungsverfahren oftmals erstinstanzlich in einem Jahr beendet sind, dauern Nichtigkeitsverfahren beim Bundespatentgericht durchschnittlich mehr als zwei Jahre, mit steigender Tendenz. Auch der qualifizierte Hinweis wird grundsätzlich erst frühestens 1,5 Jahre nach Einreichung der Nichtigkeitsklage erlassen und somit oftmals erst nach der Beendigung des Verletzungsverfahrens in erster Instanz. Folglich kann der Kläger – je nach Ausgang des Verfahrens – den zugesprochenen Unterlassungstitel dann bereits vorläufig vollstrecken, ohne dass es zuvor einen Hinweis des mit Technikern besetzten Bundespatentgerichts bezüglich der Validität des Klagepatents gegeben hat. Dem soll durch die Ergänzung des § 83Abs. 1 PatG Rechnung getragen werden, da dem Verletzungsgericht dann regelmäßig vor der mündlichen Verhandlung ein entsprechender Hinweis des Bundespatentgerichts vorliegt, der bei der Frage der Aussetzung des Verletzungsverfahrens berücksichtigt werden kann. 

3. Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach § 145a PatG

Auch ein drittes Problemfeld, der Schutz von Geschäftsgeheimnissen innerhalb eines Patentverletzungsprozess, greift der Diskussionsentwurf auf und schlägt vor, im Patentverletzungsprozess bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) zur Anwendung zu bringen. Hierzu soll mit § 145a PatG eine neue Regelung mit folgendem Wortlaut aufgenommen werden:

In Patentstreitsachen sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden.

Nach der Begründung des Diskussionsentwurfs könne es auch in Patentverletzungsprozessen notwendig sein, zur Anspruchsbegründung oder zur Verteidigung Informationen zu offenbaren, bei denen es sich um Geschäftsgeheimnisse handelt. Somit bestehe auch in Patentstreitsachen ein besonderer Bedarf nach prozessualem Schutz von Geschäftsgeheimnissen, der bisher nur unzureichend gewährleistet werden konnte. Durch den Verweis auf die Regelungen des GeschGehG sollten auch in Patentstreitsachen Geschäftsgeheimnisse von den Verfahrensbeteiligten vertraulich behandelt werden und außerhalb des Gerichtsverfahrens grundsätzlich nicht verwendet oder offengelegt werden dürfen. Zudem werde damit dem Gericht die Möglichkeit eröffnet, den Zugang zu bestimmten Dokumenten oder Teilen der mündlichen Verhandlung auf einen engen Personenkreis zu beschränken. 

Fazit und Ausblick

Mit der eleganten Lösung, die Ergänzung der Vorschrift über den Unterlassungsanspruch in § 139 Abs. 1PatG als „gesetzgeberische Klarstellung“ zu bezeichnen, bescheinigt der Diskussionsentwurf dem deutschen Recht bereits heute den Einklang mit europäischen Regeln und hält die Instanzgerichte dazu an, die Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs zu prüfen. Jedoch erteilt er damit in weiten Teilen einer über die BGH-Rechtsprechung „Wärmetauscher“ hinausgehenden Weiterentwicklung der Rechtslage eine Absage. Daher bleibt fraglich, ob die geplante Gesetzesänderung überhaupt zu einer stärkeren Beachtung der Verhältnismäßigkeit durch die Instanzgerichte führen wird, wenn der Gesetzgeber selbst zum Ausdruck bringt, dass sich an der bestehenden Rechtslage an sich nichts wesentlich ändern soll. Allerdings soll es nach der Begründung des Diskussionsentwurfs in absoluten Ausnahmefällen möglich sein, auch einen dauerhaften Unterlassungsanspruch zu versagen; jedenfalls in diesem Punkt geht der Diskussionsentwurf über die aktuelle und durch die BGH-Entscheidung „Wärmetauscher“ geprägte Rechtslage hinaus. 

Die Ergänzung der Regelung zum qualifizierten Hinweis nach § 83 PatG ist im Grundsatz zu begrüßen, da damit eine deutliche Verbesserung der Synchronisation von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren im Rahmen des bestehenden Trennungssystems bezweckt wird. Denn die signifikante zeitliche Vorverlagerung des qualifizierten Hinweises kann den Verletzungsgerichten die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsverfahrens im Rahmen der Prüfung einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens erheblich erleichtern. Um einen echten Mehrwert für die Verletzungsgerichte zu schaffen, muss allerdings sichergestellt sein, dass der qualifizierte Hinweis auch inhaltlich fundiert ist. Dies wird zusätzliche Ressourcen der Patentsenate erfordern. Es bleibt daher abzuwarten, ob diese zusätzlichen Ressourcen realisierbar sind, was wohl eine erhebliche Personalaufstockung der Patentsenate des Bundespatentgerichts erfordert.

Ebenso zu begrüßen ist der geplante Verweis auf die Regelungen des GeschGehG in § 145a PatG. Dadurch werden die Unzulänglichkeiten des Geheimnisschutzes nach der ZPO und die damit verbundenen Unsicherheiten beseitigt. So könnte z. B. zukünftig die Vorlage von Vergleichsverträgen unter FRAND-Gesichtspunkten in Patentverletzungsverfahren mit standardessentiellen Patenten deutlich erleichtert und beschleunigt werden.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Patent-, Marken- und Designrecht interessierten Verbände und Institutionen die Möglichkeit eingeräumt, bis zum 10. März 2020 zum Diskussionsentwurf Stellung zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen soll, sodann zeitnah ein vervollständigter Entwurf erstellt werden, den es abzuwarten gilt.

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