OLG Düsseldorf, Urteil vom 14. März 2018 – Az. I-15 U 49/16, GRUR-Prax 2018, 309

Dem OLG Düsseldorf zufolge kann ein Lieferant, der sämtliche Bestandteile einer patentgeschützten Vorrichtung an einen Abnehmer geliefert hat, durch sein hierdurch entstandenes Vorbenutzungsrecht auch zum selbstständigen Zusammenbau der Vorrichtung berechtigt sein. Dies setzt voraus, dass das vormalige Zusammenfügen beim Abnehmer zur geschützten Gesamtvorrichtung „sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen“ war. Ist der Zusammenbau durch einen Verfahrensanspruch geschützt, ist zudem erforderlich, dass das gelieferte Mittel „technisch und wirtschaftlich sinnvoll nur patentgemäß einsetzbar“ ist.

Sachverhalt 

Die Klägerin ist Inhaberin eines Patents, das eine Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen, diesbezügliche Bauteile und jeweilige Herstellungsverfahren betrifft. Eine perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen Schutzverkleidung ist nachfolgend dargestellt.
 
Die Beklagte errichtete nach dem Anmeldetag des Klagepatents für einen Dritten ein sog. Kugelradom, also eine für elektromagnetische Wellen durchlässige, als Wetterschutz dienende, kuppelförmige Verkleidung aus Kunststoff. Hierfür stellte sie die erforderlichen Segmente her und baute diese zu einer Kuppel zusammen.

Das Kugelradom und das zu seiner Errichtung angewandte Verfahren verwirklichen unstreitig einen Vorrichtungs- und einen Verfahrensanspruch des Klagepatents. Die Klägerin nahm die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf sowie Feststellung von Restentschädigung und Schadensersatz in Anspruch. Die Beklagte erhob Widerklage.

Die Parteien stritten darum, ob zu Gunsten der Beklagten ein Vorbenutzungsrecht bestand. Die Beklagte berief sich insbesondere auf einige vor dem Stichtag durch Dritte errichtete Radome, für die sie ganze „Bausätze“ hergestellt und geliefert hatte, bestehend aus den Bauteilen (Segmenten) sowie passenden Verbundstreifen. Zusammengebaut worden waren diese Radome allerdings unstreitig nur durch Dritte, nie durch die Beklagte selbst. Entsprechend war die Klägerin der Meinung, es könne kein Vorbenutzungsrecht für die nunmehr angegriffene unmittelbare Nutzung der technischen Lehre des Klagepatents bestehen. Die bloße Herstellung von Bauteilen, die möglicherweise eine mittelbare Nutzung der klagepatentgemäßen Lehre darstelle, begründe jedenfalls kein Vorbenutzungsrecht für eine unmittelbare Nutzung des Klagepatents.

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf 

Das OLG hat die Klage im Wesentlichen abgewiesen und der Widerklage im Wesentlichen stattgegeben. Zwar habe die Beklagte unstreitig die technische Lehre des Klagepatents verwirklicht, doch sei sie zur Nutzung aufgrund eines zu ihren Gunsten bestehenden Vorbenutzungsrechts nach § 12 Abs. 1 PatG berechtigt. Das Vorbenutzungsrecht folge aus der Lieferung eines Bausatzes für ein Radom, bestehend aus den Radomsegmenten und passend zugeschnittenen Gewebestreifen. Entscheidend war dabei, dass der patentgemäße Zusammenbau durch den Abnehmer (i) für die Beklagte sicher vorhersehbar, (ii) einfach sowie (iii) technisch und wirtschaftlich einzig sinnvoll war.

Die Urteilsbegründung enthält eine schulbuchmäßige Prüfung des Vorbenutzungsrechts, wobei die Besonderheit des vorliegenden Falls den konkreten Schutzumfang dieses Rechts betrifft. Denn die Beklagte hatte zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht den nunmehr angeklagten Bau von Schutzverkleidungen vorgenommen, sondern lediglich die Herstellung und Veräußerung von Bauteilen inkl. Verbindungslösung für eine Schutzverkleidung.

Der Senat begründet sein Ergebnis anhand der anerkannten Grundsätze zum Umfang des Vorbenutzungsrechts, namentlich dass (i) der Umfang des Vorbenutzungsrechts grundsätzlich mit dem Inhalt des ausgeübten Erfindungsbesitzes identisch ist, (ii) Weiterentwicklungen der Vorbenutzung, die den Schutzbereichseingriff „vertiefen“, nicht erfasst sind, aber (iii) das bestehende Vorbenutzungsrecht solche Veränderungen am vorbenutzten Gegenstand erfassen kann, die sich „innerhalb einer wortsinngemäßen Verwirklichung des Patentanspruchs“ bewegen.

Angewandt auf den konkreten Fall, bejahte der Senat sowohl gegenüber dem Vorrichtungs- als auch dem Verfahrensanspruch ein Vorbenutzungsrecht mit den folgenden Gründen:

1. Bezüglich des Vorrichtungsanspruchs bestehe ein Vorbenutzungsrecht, da bereits die Lieferung der Bauteile nicht nur eine mittelbare, sondern schon eine unmittelbare Patentverletzung eines Kombinationspatents darstelle, sofern das Zusammenfügen der Einzelkomponenten zu der geschützten Gesamtvorrichtung beim Abnehmer sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen sei. Maßgeblich sei hierbei die Sicht des Vorbenutzers. Diese Voraussetzungen seien vorliegend erfüllt, was u. a. aus der Beschaffenheit der gelieferten Bauteile sowie dem vereinbarten Einsatzzweck folge.

Da somit das Vorbenutzungsrecht durch eine unmittelbare Vorbenutzungshandlung begründet wurde, folgerte der Senat, dass vom Vorbenutzungsrecht auch weitere unmittelbare Nutzungshandlungen erfasst seien, sofern diese den Schutzrechtseingriff nicht vertiefen. Eine solche Vertiefung sei vorliegend nicht gegeben. Denn indem der Vorbenutzer dazu übergehe, die hergestellten Einzelteile selbst zur Gesamtvorrichtung zusammenzubauen, schaffe er keinen größeren Störungszustand, als wenn er die Teile weiterhin einem Dritten geliefert hätte, der sie zu der patentgeschützten Vorrichtung zusammengebaut hätte. Bislang hätten Dritte quasi als sein „Werkzeug“ gehandelt, nunmehr nehme er dieselben Handlungen selbst vor. Dies stehe zudem im Einklang mit der BGH Entscheidung „Desmopressin“, wonach es vom Vorbenutzungsrecht umfasst ist, die Vertriebspartner auszutauschen, ohne deren Anzahl zu erhöhen (GRUR 2012, 895, Rn. 34).

Zusammengefasst besteht somit ein Vorbenutzungsrecht gegenüber einem Vorrichtungsanspruch, wenn der Vorbenutzer, der sämtliche Bestandteile für eine Vorrichtung geliefert hat, dazu übergeht, die Vorrichtung selbst herzustellen, sofern das vormalige Zusammenfügen beim Abnehmer zur geschützten Gesamtvorrichtung sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen war.

2. Bezüglich des Verfahrensanspruchs wurde ein Vorbenutzungsrecht ebenfalls bejaht, obwohl die Lieferung von Gegenständen an einen Dritten, der ein patentgeschütztes Verfahren durchführen kann, in diesem Fall nur als mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 PatG eingeordnet wurde. Denn ausnahmsweise könnten auch mittelbare Vorbenutzungshandlungen im Sinne von § 10 PatG das (Vorbenutzungs-)Recht zu einer unmittelbaren Benutzung begründen. Voraussetzung hierfür sei, dass das Mittel technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur nach Maßgabe des Patents eingesetzt werden kann. Dies sei von dem Fall zu unterscheiden, in dem die gelieferten Teile auch in nicht patentverletzender Weise verwendet werden können und für eine derartige Verwendung nicht nur eine theoretische, sondern eine praktisch realistische Wahrscheinlichkeit besteht.

Der Senat begründet sein Ergebnis in zwei Schritten: (i) Wenn das Mittel technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur nach Maßgabe des Patents eingesetzt werden kann, dürfe der mittelbare Vorbenutzer sowohl seinen bisherigen Abnehmern, denen kein Benutzungsrecht an der Erfindung zustand, als auch beliebigen Dritten das Mittel anbieten und sie beliefern. Sämtliche Abnehmer des mittelbaren Vorbenutzers seien zur unmittelbaren Benutzung berechtigt – wie auch im Fall der unmittelbaren Vorbenutzung. Anderenfalls wäre das (mittelbare) Vorbenutzungsrecht praktisch wertlos. (ii) Wenn aber der Vorbenutzer an jeden Dritten liefern und jeder Dritte die Vorrichtung dem patentierten Verfahren gemäß zusammenbauen dürfe, müsse er auch selbst die Vorrichtung zusammenbauen dürfen und damit das geschützte Verfahren unmittelbar selbst realisieren. Denn dies stehe einer „Selbstbelieferung“ gleich und stelle damit keine Vertiefung des Schutzrechtseingriffs dar.

Zusammengefasst besteht somit ein Vorbenutzungsrecht gegenüber einem Verfahrensanspruch, wenn der Vorbenutzer, der sämtliche Bestandteile zur Ausführung eines patentgeschützten Verfahrens geliefert hat, dazu übergeht, das Verfahren selbst anzuwenden, sofern das vormals gelieferte Mittel technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur patentgemäß eingesetzt werden kann.

Anmerkungen

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf stärkt die Position der Lieferanten und ist im Kern überzeugend. Unter den vom Senat formulierten Bedingungen ist es für die maßgebliche Frage der „Vertiefung“ des Schutzbereichseingriffs grundsätzlich irrelevant, ob der ursprüngliche Lieferant oder der vormals belieferte Dritte die patentgeschützte Vorrichtung herstellt.

Es fragt sich jedoch, ob der ursprüngliche Lieferant tatsächlich neben sämtlichen belieferten Dritten zur Herstellung übergehen, also als zusätzlicher ‘Player‘ auf den Markt treten darf, oder einen solchen nur ersetzen darf. Der Senat setzt sich mit dieser Fragestellung nicht explizit auseinander, sieht aber im Ergebnis ein Nebeneinander von ursprünglichem Lieferanten und seinen Abnehmern als zulässig an.

Die Urteilsgründe lesen sich hierzu widersprüchlich. Einerseits begründet der Senat sein Ergebnis damit, dass der Lieferant nicht nur seine bisherigen Abnehmer, sondern auch beliebige weitere Dritte beliefern dürfe und daher auch sich selbst. Andererseits verweist er auf die Desmopressin-Entscheidung des BGH, wonach es vom Vorbenutzungsrecht erfasst sei, die Vertriebspartner „auszutauschen, ohne deren Anzahl zu erhöhen“.

Der BGH hatte in der Desmopressin-Entscheidung offengelassen, ob eine Erhöhung der Vertriebspartner eine Vertiefung des Schutzrechtseingriffs darstellt oder nicht. Denn dort hatte nur ein Austausch der Vertriebspartner stattgefunden. Aus Lieferantensicht empfiehlt es sich bis zur Klärung dieser Frage (Revision wurde im vorliegenden Fall zugelassen) daher zu erwägen, bei einem Wechsel von der Belieferung auf die eigene Herstellung, (einzelne) bisherige Abnehmer aufzugeben, um unter diesem Gesichtspunkt eine Vertiefung des Schutzbereichseingriffs zu vermeiden. Hierbei sollte jedoch nicht nur auf die patentrechtlichen, sondern auch die kartellrechtlichen Vorgaben geachtet werden. 

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