Der 10. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der vorgenannten Entscheidung erstmals entschieden, dass der patentrechtliche Restschadensersatzanspruch bei verjährten Handlungen auch auf Grundlage des Verletzergewinns berechnet werden kann, und nicht auf die Berechnungsmethode der Lizenzanalogie beschränkt ist. Dementsprechend hat der Verletzer auch bei verjährten Handlungen über den erzielten Gewinn, die abzugsfähigen Kosten sowie die betriebene Werbung Rechnung zu legen.

Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin eines inzwischen erloschenen Patents, das eine Spannungsversorgungsvorrichtung zur Bereitstellung einer Versorgungsspannung für elektrische Geräte betrifft. Die Beklagte liefert Spannungsversorgungsvorrichtungen, insbesondere für inländische Flugzeugsitzhersteller. 

Das LG Mannheim hatte der Klage auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz stattgegeben. Die Rechnungslegungspflicht erstreckte sich dabei auch auf Angaben zur betriebenen Werbung, der Gestehungskosten und des erzielten Gewinns für vor dem 1. Januar 2007, und damit in verjährter Zeit, begangene Handlungen. 

Die Berufung der Beklagten blieb weitestgehend erfolglos. Das OLG Karlsruhe beschränkte lediglich die Schadenersatzpflicht für im verjährten Zeitraum begangene Handlungen auf die Herausgabe des Erlangten nach den Vorschriften des Bereicherungsrechts. 

Mit ihrer Revision wandte sich die Beklagte gegen die Verurteilung zur Rechnungslegung unter Angabe auch der betriebenen Werbung, der Gestehungskosten und des erzielten Gewinns für im verjährten Zeitraum begangene Handlungen. Sie argumentierte, dass die Klägerin nicht berechtigt sei, ihren (Rest-)Schadensersatzanspruch für im verjährten Zeitraum begangene Handlungen nach der Berechnungsmethode des Verletzergewinns zu berechnen und dass die vorgenannten Angaben nur im Falle der Zulässigkeit auch dieser Berechnungsmethode geschuldet seien. 

Die Entscheidung des BGH

Der Senat stellte fest, dass der Restschadensersatzanspruch des Patentinhabers, der diesem bei verjährten Handlungen zusteht, im Umfang nicht auf die Berechnungsmethode der Lizenzanalogie beschränkt ist, sondern dass der Patentinhaber alternativ auch die Herausgabe der Verletzergewinns verlangen kann. Dies war bisher in Rechtsprechung und Literatur umstritten, und nach bisher wohl herrschender Auffassung wurde der Restschadensersatzanspruch ausschließlich nach der Methode der Lizenzanalogie berechnet. 

In konsequenter Weise stellte der Senat ebenfalls fest, dass ein Verletzer im Rahmen der Rechnungslegung auch für im verjährten Zeitraum begangene Verletzungshandlungen Angaben zum Gewinn zu machen hat, sowie zu den Gestehungskosten und der betriebenen Werbung. Denn nach dem Grundsatz der Akzessorietät des Rechnungslegungsanspruchs sind diejenigen Angaben zu machen, die für die Durchsetzung des Hauptanspruchs, hier des Anspruchs auf Restschadensersatz, erforderlich sind. Insbesondere die Angaben zur betriebenen Werbung sollen dabei zur Überprüfung und Plausibilisierung der von dem Verpflichteten mitgeteilten Eingangsgröße erforderlich sein.

Dass es sich auch beim Gewinn des Verletzers um etwas handelt, das dieser auf Kosten des Verletzten „erlangt“ hat und das dieser daher im Rahmen des Restschadensersatzanspruch nach Wahl des Patentinhabers herauszugeben hat, begründet der Senat anhand einer lehrreichen Abhandlung von systematischen und teleologischen Erwägungen zur Rechtsnatur des Restschadensersatzanspruchs im Spannungsfeld zwischen deliktischer Anspruchsgrundlage und bereicherungsrechtlicher Herausgabepflicht: 

 (1) Im Ausgangspunkt bestätigt der Senat seine bisherige Rechtsprechung, wonach der patentrechtliche Restschadensersatzanspruch gemäß § 141 S. 2 PatG seiner Rechtsnatur nach ein deliktischer Anspruch ist, auch wenn er in Verbindung mit § 852 BGB in der Rechtsfolge auf das Bereicherungsrecht verweist. Dieser Restschadensersatzanspruch ist praktisch bedeutsam, da er trotz Verjährung bestehen bleibt und lediglich in seinem durchsetzbaren Umfang auf das durch die unerlaubte Handlung „Erlangte“ beschränkt ist. 

(2) Das „Erlangte“, das im Rahmen des Restschadensersatzanspruchs herauszugeben ist, erschöpft sich nach Auffassung des Senats nicht im Gebrauch der technischen Lehre, für deren objektiven Gegenwert der Verletzter bislang eine angemessene Lizenzgebühr zu leisten hatte. Vielmehr entspricht es dem Sinn und Zweck des Restschadensersatzanspruchs, den Verletzer auch zur Herausgabe seines Gewinns zu verpflichten und ihm nicht diejenigen Vorteile zu belassen, die er infolge der unerlaubten Handlung und damit zu Lasten des Geschädigten erlangt hat. 

(3) Die Herausgabepflicht des Verletzergewinns aufgrund verjährter Benutzungshandlungen führt zu dem billigen Ergebnis, dass den Verletzer eine Herausgabepflicht nicht nur für unmittelbare, sondern auch für mittelbare Patentverletzungen trifft. Wäre eine Herausgabepflicht nämlich wie bisher auf den Wertersatz für den Gebrauch des geschützten Gegenstands beschränkt, wäre ein Restschadensersatz bei mittelbaren Patentverletzungen stets ausgeschlossen. Denn mittelbare Patentverletzungen machen weder von dem Schutzgegenstand Gebrauch, noch erfüllen diese den Tatbestand der bereicherungsrechtlichen Eingriffskondition. Der Ausschluss einer Herausgabepflicht für in verjährter Zeit begangene mittelbare Benutzungshandlungen ist jedoch nicht gerechtfertigt, da diesen durch die Förderung und Ermöglichung des Gebrauchs des geschützten Gegenstands ebenso ein zu missbilligender Handlungsunwert zukommt. Durch die Herausgabe des Verletzergewinns wird verhindert, dass dem Verletzer entgegen dem Sinn und Zweck des § 141 PatG die Früchte seines rechtswidrigen Handelns belassen werden. Entsprechendes gilt für Beihilfehandlungen oder Patentverletzungen in Nebentäterschaft.

Anmerkungen

Mit der Anerkennung der Berechnung des Restschadensersatzes (auch) nach der Methode des Verletzergewinns für Handlungen in verjährten Zeiträumen stärkt der BGH signifikant die Position von Patentinhabern. Zum einen steht dem Patentinhaber im Rahmen der Schadenskompensation ein Wahlrecht zwischen der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie und der Herausgabe des Verletzergewinns zu, wobei letztere regelmäßig für den Patentinhaber lukrativer sein wird. Zum zweiten führt die Anerkennung der Herausgabepflicht des Verletzergewinns zu dem billigen Ergebnis, dass der Patentinhaber nunmehr auch für im verjährten Zeitraum begangene mittelbare Patentverletzungen, sowie für Beihilfehandlungen und Patentverletzungen in Nebentäterschaft, eine Schadenskompensation verlangen kann. Die Pflicht zur Rechnungslegung umfasst dabei ausdrücklich auch Angaben zur betriebenen Werbung, was dem Patentinhaber ein weiteres Druckmittel gegenüber dem Verletzer in die Hand gibt.

Vor diesem Hintergrund sind Patentinhaber zukünftig einem deutlich geringeren zeitlichen Druck ausgesetzt, etwa durch frühzeitige Einreichung von Klageschriften zur Unterbrechung der drohenden Verjährung. So kann der Patentinhaber nunmehr zum Beispiel den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens gegen das verletzte Patent abwarten oder zunächst lediglich gegen einen einzelnen Verletzer, statt gegen sämtliche ihm bekannten Verletzer vorgehen, ohne eine signifikante Benachteiligung befürchten zu müssen. Eine Herausgabe des Verletzergewinns setzt aber voraus, dass der Verletzer für die im verjährten Zeitraum begangenen Benutzungshandlungen überhaupt noch im Besitz von Vorteilen ist, also nicht entreichert ist.

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