Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe („Oberlandesgericht“) betrifft die Konkretisierung verschiedener vom Europäischen Gerichtshof („EuGH“) in der Entscheidung Huawei./.ZTE (EuGH, 16.07.2015 - C-170/13) aufgestellter Kriterien bei der Durchsetzung standardessentieller Patente. Hierbei geht das Oberlandesgericht u. a. auf die Anforderungen an den Verletzungshinweis durch den Patentinhaber, auf die Nachholbarkeit von versäumten Handlungen der Parteien, auf die Frage der Notwendigkeit der Vorlage von Lizenzverträgen mit Dritten und den Umfang des Rechnungslegungsanspruchs bei mangelndem FRAND-konformen Verhalten des SEP-Inhabers ein.

1. Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin eines europäischen standardessentiellen LTE-Patents mit Wirkung u. a. für die Bundesrepublik Deutschland betreffend ein Verfahren und eine Vorrichtung für das Zusammensetzen von Datenpaketen. Die Beklagte bietet an und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland LTE-fähige Mobiltelefone.

Die Klägerin hat vor dem Landgericht Mannheim („Landgericht“) Verletzungsklage erhoben. Das Landgericht verurteilte die Beklagte zur Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und zum Schadensersatz.

Gegen diese Entscheidung legte die Beklagte Berufung zum Oberlandesgericht ein mit dem Antrag auf Urteilsaufhebung sowie Klageabweisung und erhob zudem Widerklage auf Vorlage von Drittlizenzverträgen. Mit der Entscheidung vom 30. Oktober 2019 wies das Oberlandesgericht die Widerklage als unbegründet ab, änderte das Urteil des Landgerichts teilweise ab und wies die Anträge auf Unterlassung und Rückruf zurück.

2. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe

Das Oberlandesgericht begründete die Entscheidung damit, dass der Durchsetzbarkeit der Ansprüche der kartellrechtliche Missbrauchseinwand nach Art. 102 AEUV entgegenstehe. Die Parteien stritten insbesondere über das Vorliegen der Voraussetzungen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV. In der Entscheidung konkretisiert das Oberlandesgericht zahlreiche der vom EuGH in „Huawei./.ZTE“ aufgestellten Kriterien zur Geltendmachung des kartellrechtlichen Missbrauchseinwands bei standardessentiellen Patenten (FRAND-Kriterien).

Den vom EuGH in „Huawei./.ZTE“ geforderte Verletzungshinweis hatte die Klägerin nicht an die Beklagte selbst, sondern an die Konzerngesellschaft der Beklagten gerichtet, die für Lizenzverhandlungen und Lizenznahme im Konzern zuständig ist. Diese war nach Ansicht des Oberlandesgerichts die richtige Adressatin des Hinweises.

Darüber hinaus erfordere der Verletzungshinweis inhaltlich nicht zwingend eine Überlassung von Claim-Charts. Erforderlich sei, dass der Verletzungshinweis den Patentbenutzer in die Lage versetzt, sich – gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe oder unter Einholung von Rechtsrat – ein Bild von der Qualität des Verletzungsvorwurfs zu machen und Klarheit über das Interesse an einer Lizenz zu gewinnen. Hierfür genügte dem Oberlandesgericht im vorliegenden Fall die Benennung des Klagepatents und des geltend gemachten Patentanspruchs unter Verweis auf den maßgeblichen Abschnitt des LTE-Standarddokuments, der die Lehre des Klagepatents implementiert.

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts hatte die Beklagte die Frist für die Anzeige der Lizenzbereitschaft versäumt. Das Oberlandesgericht ist der Ansicht, dass die dem Patentbenutzer für die Lizenzierungsbitte einzuräumende Prüfungs- und Erwägungsfrist regelmäßig zwei Monate nicht überschreite. Sie diene lediglich dazu, sich einen ersten Überblick über die Qualität des Verletzungsvorwurfs zu machen und sei demnach relativ knapp zu bemessen. Allerdings konnte die Beklagte die Anzeige der Lizenzbereitschaft nach Ansicht des Oberlandesgerichts während des anhängigen Rechtsstreits nachholen. Das Oberlandesgericht vertritt die Auffassung, dass sowohl vorprozessual versäumte Obliegenheiten des Verletzers, als auch versäumte Verhandlungspflichten des SEP-Inhabers während eines anhängigen Rechtsstreits „nachgeholt“ werden können. Die erstmalige Erfüllung der Verhandlungspflichten durch den SEP-Inhaber nach Klageerhebung setze dabei voraus, dass die klagende Partei eine druckfreie Verhandlungssituation durch eine entsprechende Prozesslage sicherstelle. Danach sei die klagende Partei regelmäßig gehalten, das Ruhen des Verfahrens nach § 251 I ZPO zu beantragen oder gegebenenfalls eine einvernehmliche Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO im Hinblick auf ein schwebendes Rechtsbestandsverfahren anzuregen.

Das Oberlandesgericht stellte ferner fest, dass Erläuterung- und Informationspflichten des SEP-Inhabers in Bezug auf das Lizenzangebot auch Darlegungen zu objektiven Umständen umfassen, die den Patentbenutzer in die Lage versetzen, nachzuvollziehen, dass das Lizenzangebot FRAND-Kriterien entspricht. Eine vollständige Offenlegung von mit Dritten geschlossenen Lizenzvereinbarungen fordert das Oberlandesgericht dabei nicht. Sofern der SEP-Inhaber Drittlizenzverträge mit unterschiedlichen Bedingungen abgeschlossen habe, seien allerdings regelmäßig Darlegungen zu wesentlichen Lizenzvertragsbedingungen von Drittverträgen erforderlich, denen der Patentbenutzer entnehmen kann, ob, ggf. inwieweit und aus welchen Gründen er ungleichen Konditionen ausgesetzt ist. Einen beachtlichen Hinderungsgrund an der näheren Darlegung sieht das Oberlandesgericht jedenfalls nicht, wenn eine Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Patentinhaber und Patentbenutzer möglich erscheint. Mangels Erläuterung der objektiven Umstände eines Drittlizenzvertrags verneinte das Oberlandesgericht die Erfüllung der Informationspflicht durch die Klägerin. Die Klägerin sei demnach ihren Verhandlungspflichten nach „Huawei./.ZTE“ nicht nachgekommen mit der Folge, dass die Geltendmachung von Unterlassung und Rückruf missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV ist.

Für die Rechnungslegung sieht das Oberlandesgericht die Kosten- und Gewinnangaben im Grundsatz als erforderlich und zumutbar an. Das Oberlandesgericht begründet seine Ansicht damit, dass die übliche Umsatzrendite bei der Ermittlung eines Ersatzanspruchs im Wege der Lizenzanalogie einzubeziehen sein könne, insbesondere in Fällen, in denen die Höhe der FRAND-Lizenzgebühr streitig sei (so auch das LG Mannheim, GRUR-RR 2018, 273 Rn. 76).

Mit ihrer Widerklage begehrte die Beklagte die Vorlage von Drittlizenzverträgen. Einen solchen Anspruch lehnte das Oberlandesgericht ab. Ein solcher ergebe sich weder direkt aus Art. 102 AEUV, noch aus §§ 809 f. BGB.

Anmerkungen und Praxishinweise

Die Entscheidung ist ein weiterer Schritt der Instanzgerichte die vom EuGH in Huawei./.ZTE im Wesentlichen in vier Schritten unterteilten Kriterien zum kartellrechtskonformen Verhalten in SEP-Streitverfahren zu konkretisieren. Aufgrund uneinheitlicher Handhabung dieser Kriterien durch die maßgeblichen Instanzgerichte in Mannheim/Karlsruhe, Düsseldorf und München lässt sich eine harmonisierte Rechtsanwendung allerdings noch immer nicht feststellen. SEP-Inhaber sind daher nach wie vor gut beraten, bei ihrem vorprozessualen Vorgehen und insbesondere der Gerichtswahl sehr auf diese Unterschiede zu achten.

Im ersten Schritt, in dem der SEP-Inhaber den Patentbenutzer darauf hinweisen muss, dass ein SEP verletzt, genügt in der Regel der Hinweis auf das Patent und die verletzenden Produkte. Das Oberlandesgericht hält claim charts jedenfalls dann für nicht notwendig, wenn er den Patentbenutzer in die Lage versetzt, sich ein Bild von der Qualität des Verletzungsvorwurfs zu machen (im Gegensatz dazu hatte das OLG Düsseldorf die Vorlage von claim charts gefordert, vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – 15 U 66/15; BeckRS2016, 21067, Rn. 27).

Im zweiten Schritt muss der Benutzer seinen Willen erklären eine Lizenz an dem SEP zu FRAND Bedingungen zu nehmen, soweit das Patent benutzt und valide ist („willing licensee“). Hierfür hat der Benutzer nach Ansicht des Oberlandesgerichts in der Regel nicht mehr als 2 Monate Zeit. Allerdings hat das Oberlandesgericht klargestellt, dass die Nachholung der Anzeige der Lizenzbereitschaft noch während des Verfahrens möglich ist. Dies war vom Landgericht Mannheim verneint worden (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 1.7.2016 – 7 O 209/15; BeckRS 2016, 18389). 

Im dritten Schritt muss der SEP Inhaber dem Benutzer ein Lizenzangebot zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen („FRAND“) machen. Für diese Bewertung werden regelmäßig, soweit vorhanden, vergleichbare Lizenzverträge des SEP Inhabers mit Dritten herangezogen. Wenn der Markt, d. h. vergleichbare Lizenznehmer, diese Lizenzbedingungen akzeptieren, ist dies ein starker Indikator, dass diese FRAND-Bedingungen entsprechen („market acceptance“). Das Oberlandesgericht vertritt die Ansicht, dass eine Offenlegung dieser Lizenzverträge nicht notwendig sei, soweit der SEP-Inhaber zumindest den Inhalt der wesentlichen Lizenzvertragsbedingungen so erläutert, dass der Lizenzsucher entnehmen kann, ob, und aus welchen Sachgründen er wirtschaftlich ungleichen Konditionen ausgesetzt ist. Dagegen verlangen die Düsseldorfer Gerichte gegenwärtig in aller Regel mehr, nämlich die Offenlegung aller Lizenzverträge mit Dritten zum Nachweis der Nicht-Diskriminierung des Benutzers (Kühnen, Handb. der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Kap. E. Rn. 335).

Im vierten Schritt macht der Benutzer, unter Ablehnung des Lizenzangebots, ein FRAND-Gegenangebot. Falls der Patentinhaber das Gegenangebot ablehnt, muss der Benutzer eine Sicherheit in Höhe des eigenen Gegenangebots hinterlegen und Rechnung legen. Die Düsseldorfer Gerichte verlangen derzeit ein Gegenangebot erst dann, wenn das Angebot des SEP-Inhabers feststellbar FRAND-Kriterien entspricht (konsekutiver Ansatz; vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem, vgl. auch Kühnen, Handb. der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Kap. E, Rn. 364, 377). In Mannheim fand bislang eher eine wägende Gesamtbewertung des Verhaltens beider Parteien (ganzheitlicher Ansatz) statt (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 29.1.2016 – 7 O 66/15, vgl. auch Kühnen, Handb. der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Kap. E, Rn. 377, Fn. 632). Dem ganzheitlichen Ansatz scheinen sich jedenfalls die Münchener Gerichte erster Instanz anzuschließen (vgl. „Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen“ (Stand: Februar 2020, S. 2 letzter Absatz), die bislang allerdings keine Gelegenheit hatten, hierzu in Entscheidungen Stellung zu nehmen.

Auch zu den rechtlichen Auswirkungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands auf den Rechnungslegungsanspruch vertritt das Oberlandesgericht Karlsruhe eine zur Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf abweichende Auffassung. Das Oberlandesgericht Düsseldorf geht davon aus, dass ein Patentverletzer nur zur Rechnungslegung im Hinblick auf die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr und nicht im Hinblick auf Kosten und Gewinne verpflichtet sei, da der Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs. 2 PatG auf diesen Betrag beschränkt sei (OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.03.2019 – 2 U 31/16; so auch Kühnen, Kap. E, Rn. 431).

Gegenwärtig dürfte die Rechtsanwendungspraxis in Mannheim/Karlsruhe in einigen Fallgestaltungen für SEP-Inhaber attraktiver sein, als die Düsseldorfer Praxis, wobei dies im Einzelfall zu beurteilen ist und auch die Entwicklungen vor den Münchener Instanzgerichten im Blick behalten werden sollten, sobald sie sich in Entscheidungen konkretisieren und klar ist, wie das Oberlandesgericht München hierzu steht.

In jedem Fall wird deutlich, dass das Nachholen von versäumten Handlungen jedenfalls bei druckfreier Verhandlungssituation nun auch in Mannheim bzw. Karlsruhe möglich ist, wozu auch München neigt. Damit dürfte die im Wesentlichen korrespondierende, bereits seit Längerem bestehende Düsseldorf Praxis zumindest in diesem Punkt zu einer Annäherung der Rechtsprechung der bedeutendsten deutschen Patentstreitstandorte geführt haben.

Dagegen ist die Vorlage von (vergleichbaren) Lizenzverträgen Dritter in Mannheim/Karlsruhe – anders als in Düsseldorf – nicht zwingend erforderlich. Dieser Punkt ist vor allem dann relevant, wenn der SEP-Inhaber Drittlizenzverträge in Teilen vertraulich behandeln möchte oder muss. Nicht sicher geklärt ist ferner die Frage, ob und in welchem Umfang auch zu durch Vorinhaber des SEPs abgeschlossenen Drittlizenzverträgen vorzutragen ist bzw. was gilt, wenn der SEP-Inhaber derartige Verträge weder kennt/besitzt noch zumutbar Zugang hierzu erlangt.

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