Mit den im Anhang im deutschen Original sowie in englischer Übersetzung beigefügten „Hinweisen zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchener Verfahrens in Patentstreitsachen“ hat das Landgericht München I den geplanten Umgang der Patentstreitkammern mit dem FRAND-Einwand in Klagen basierend auf standardessentiellen Patenten veröffentlicht. Die Hinweise betreffen hauptsächlich den prozessualen Umgang der Patentstreitkammern mit dem FRAND-Einwand, ihnen können aber auch Indizien für die materiellrechtlichen Anforderungen der Patentstreitkammern an den FRAND-Einwand entnommen werden. Nur zwei Tage nach ihrer Veröffentlichung wurden die Hinweise in einer Hauptverhandlung über ein standardessentielles Klagepatent von Nokia gegen Daimler in der Praxis auf den Prüfstand gestellt und durch Aussagen der 7. Zivilkammer weiter konkretisiert.

Analyse

Mit seinen Hinweisen weicht das Landgericht München I an entscheidenden Stellen von der instanzgerichtlichen Rechtsprechung zum FRAND-Einwand der Gerichte in Mannheim/Karlsruhe und Düsseldorf ab. Die Abweichungen kommen dabei dem Patentinhaber entgegen und erschweren es dem Beklagten im Ergebnis erheblich, den FRAND-Einwand erfolgreich geltend zu machen.

(1) Das Landgericht München I prüft das Lizenzangebot des patentinhabenden Klägers (nachfolgend einheitlich als „Kläger“ bezeichnet) nur dann inhaltlich, wenn der patentnutzende Beklagte (nachfolgend einheitlich als „Beklagter“ bezeichnet) seine Obliegenheiten vollständig erfüllt hat, also wenn er ein Gegenangebot gemacht, abgerechnet und Sicherheit geleistet hat. Wie die 7. Zivilkammer in der ersten mündlichen Verhandlung nach Veröffentlichung der Hinweise bestätigt hat, ist die Erfüllung dieser Obliegenheiten durch den Beklagten zwingende Voraussetzung dafür, dass die Patentstreitkammern überhaupt in die inhaltliche Prüfung des Angebots des Klägers einsteigen.

Damit weicht das Landgericht München I von der Rechtsprechung des Landgerichts und Oberlandesgerichts Düsseldorf ab, wonach die Obliegenheiten der Parteien aufeinander aufbauen und das Gegenangebot des Beklagten mithin erst geprüft wird, wenn der Kläger ein FRAND-Lizenzangebot unterbreitet hat (LG Düsseldorf, Urteil vom 09.11.2018, Az. 4a O 15/17, BeckRS 2018, 33825; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.03.2017, Az. I-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem). 

Eine Ausnahme hiervon macht das Landgericht München I nur dann, wenn eines der Angebote schlechterdings untragbar ist. Betrifft dies das Angebot des Klägers, ist der FRAND-Einwand des Beklagten begründet. Betrifft dies das Gegenangebot des Beklagten, ist der FRAND-Einwand unbegründet, unabhängig davon, ob das Angebot des Klägers tatsächlich FRAND ist. Mit diesem abgesenkten Prüfungsmaßstab bezüglich des Angebots geht das Landgericht München I zugunsten des Klägers sogar noch über die Ansicht des Landgerichts Mannheim hinaus. Nach der Rechtsprechung des LG Mannheim wird das Angebot des Klägers zwar grundsätzlich nicht vollständig auf dessen FRAND-Gemäßheit überprüft, zumindest bei im Einzelfall bestehenden ¬- zu Zweifeln berechtigenden - Anhaltspunkten wird dem Kläger jedoch auferlegt darzulegen, warum das Angebot FRAND-Kriterien entspricht (LG Mannheim, Urteil vom 04.09.2019, Az. 7 O 115/16).

Für den Beklagten ergibt sich daraus, dass dieser in aller Regel ein Gegenangebot machen muss. Anders als vor dem Landgericht Düsseldorf kann er sich vor dem Landgericht München I nicht darauf beschränken, die FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebots des Klägers in Frage zu stellen.

(2) Ob der FRAND-Einwand im Ergebnis begründet ist, entscheidet das Landgericht München I ausschließlich anhand des Angebots des Klägers. Ist das Lizenzangebot des Klägers nicht FRAND, ist der FRAND-Einwand begründet; ist das Lizenzangebot des Klägers FRAND, so ist der FRAND-Einwand unbegründet. Im letzteren Fall berücksichtigt das Landgericht München I das Gegenangebot des Beklagten nicht mehr. Sind also die Angebote beider Parteien FRAND, so „gewinnt“ nach dem Landgericht München I der Kläger, so dass der FRAND-Einwand zurückgewiesen wird. Dies geht zwar aus den Hinweisen in dieser Form nicht eindeutig hervor, wurde aber von der 7. Zivilkammer in der ersten mündlichen Verhandlung nach Erlass der Hinweise ausdrücklich bestätigt.

Es ist zweifelhaft, ob dies im Einklang mit der Entscheidung des EuGH in Sachen Huawei vs. ZTE steht, da der EuGH den FRAND-Einwand nach dem Wortlaut der Entscheidung wohl auch dann für begründet erachtet, wenn der Kläger zwar ein FRAND-Angebot unterbreitet, der Beklagte seine Obliegenheiten aber ebenfalls vollständig erfüllt (vgl. EuGH, Urteil vom 16.07.2015, GRUR 2015, 764, Rn. 71). Vor diesem Hintergrund prüfen die Instanzgerichte in Mannheim/Karlsruhe und Düsseldorf regelmäßig das Gegenangebot des Beklagten inhaltlich auf dessen FRAND-Gemäßheit, wenn das Angebot des Klägers FRAND ist.

Die Prüfung des FRAND-Einwands durch das LG München I ist mithin für den Kläger erheblich günstiger als vor den anderen relevantesten deutschen Patentstreitkammern. Nach dem Regime des LG München hat es der Kläger letztendlich selbst in der Hand, den FRAND-Einwand zu entkräften, indem er ein FRAND-Lizenzangebot unterbreitet. Auf das Verhalten des Beklagten kommt es dann nicht mehr an.

Für den Beklagten stellt dies demgegenüber ein hohes Risiko dar, da er einen Unterlassungsanspruch selbst mit einem FRAND-Gegenangebot und einer vollumfänglichen Abrechnung und Sicherheitsleistung nicht abwenden kann.

(3) Ebenfalls zugunsten des Klägers definiert das Landgericht München I die Darlegungs- und Beweislast bezüglich der inhaltlichen Anforderungen an das Lizenzangebot des Klägers, indem es diese dem Beklagten auferlegt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Landgericht München I den Beklagten im Einzelfall durch die in den Hinweisen erwähnte sekundäre Darlegungslast des Klägers entlastet.

Grundsätzlich erschwert diese Verteilung der Darlegungs- und Beweislast den FRAND-Einwand, da dem Beklagten regelmäßig die Einsicht in die Lizenzierungspraxis des Patentinhabers fehlen wird.

(4) Dem Kläger kommt des Weiteren entgegen, dass er den FRAND-Einwand eventueller Zulieferer des Beklagten abschneiden kann, indem er dem Beklagten ein Lizenzangebot macht. Für den Beklagten wird es regelmäßig zu riskant sein, sich auf eine Pflicht des Klägers zur ausschließlichen Lizenzierung der Zulieferer zu berufen; er wird daher in aller Regel selbst ein Gegenangebot machen. Nach den Hinweisen des Landgerichts München I entfällt in diesem Fall jedoch der FRAND-Einwand der Zulieferer, obwohl diese wohl einen eigenständigen Anspruch auf Lizenzierung haben dürften.

(5) Schließlich definiert das Landgericht München I auch die Darlegungs- und Beweislast bezüglich der Nutzung von Portfoliopatenten zugunsten des Klägers. Während das Landgericht Düsseldorf im Falle eines Lizenzangebots über ein Patentportfolio dem Kläger die Darlegung der Nutzung der Portfoliopatente zumindest bezüglich einer sogenannten „Proud-List“ auferlegt (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016, Az. I-15 U 66/15, BeckRS 2016, 21067), obliegt es nach den Hinweisen des Landgerichts München I dem Beklagten, die Nichtbenutzung von Portfoliopatenten darzulegen. Gelingt dies dem Beklagten, hat er darüber hinaus den Einfluss auf die Lizenzgebühr darzulegen und ggf. zu beweisen. Selbst diese Einwände kann der Patentinhaber dem Beklagten abschneiden, indem er eine angemessene Anpassungsklausel in das Lizenzvertragsangebot aufnimmt.

Fazit und Ausblick

Das Landgericht München I wendet den FRAND-Einwand im Ergebnis extrem klägerfreundlich an und dürfte damit für Inhaber standardessentieller Patente zur ersten Anlaufstelle für die Durchsetzung dieser Patente werden. Durch die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast sowie die Möglichkeit für den Patentinhaber, den FRAND-Einwand an vielen verschiedenen Stellen eigenständig zu Fall zu bringen, erschwert das Landgericht München I dem Beklagten die erfolgreiche Geltendmachung des FRAND-Einwands erheblich. Dem Beklagten verbleibt lediglich die Möglichkeit, den FRAND-Einwand durch Gegenangebot, Abrechnung und Sicherheitsleistung auszulösen und dann mit den wohl nur theoretisch gegebenen Möglichkeiten die FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebots des Patentinhabers in Zweifel zu ziehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich das Oberlandesgericht München bzw. der Bundesgerichtshof dieser Sichtweise anschließen werden.

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