Das EPG und Lizenzverträge

2023 wird wahrscheinlich das Jahr sein, in dem das Einheitliche Patentgericht (EPG) seine Pforten öffnet. Mit dem bevorstehenden Start des neuen europäischen Gerichtssystems wird auch der zugrunde liegende rechtliche Rahmen anwendbar werden.

Die Vorteile des UPC liegen auf der Hand, z. B. die zentralisierte Durchsetzung eines Patents. Der Preis dafür ist jedoch das Risiko eines zentralisierten Angriffs auf den Rechtsbestand eines Patents. Wenn ein Patentinhaber nicht handelt, wird das neue System automatisch auch für klassische europäische Patente gelten. Um diesen automatischen Schritt zu verhindern, ist es notwendig, aktiv zu werden und ein sogenanntes Opt-out zu erklären. Das neue System bringt auch bestimmte Regeln für die Durchsetzung eines Patents mit sich, die sich auf die Art und Weise auswirken können, wie ein Lizenzvertrag verfasst wird. Daher ist es notwendig, bestehende und künftige Lizenzverträge auf ihre Vereinbarkeit mit dem neuen EPG-System zu überprüfen.

1. Wer kann über das Opt-out entscheiden?

Einer der wichtigsten Faktoren, insbesondere bei bestehenden Lizenzverträgen, ist die Frage, ob der Patentinhaber frei entscheiden kann, ob er das lizenzierte Patent vom neuen System ausschließen will oder nicht. Wenn der Patentinhaber – wie es in der Regel der Fall sein dürfte - die Pflicht und das Recht hat, das Patent aufrechtzuerhalten, z. B. durch die Zahlung von Jahresgebühren, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass der Patentinhaber auch entscheiden kann, ob er das Patent aus dem System ausschließen möchte oder nicht. Dies kann sich jedoch umkehren, wenn dem Lizenznehmer die Kontrolle über die Aufrechterhaltung des Patents eingeräumt wird. Ein weiterer Faktor könnte die Frage sein, wer zur Durchsetzung des Patents berechtigt ist. Da die Entscheidung, ein Patent der Zuständigkeit des EPG zu entziehen, auch aus strategischen Erwägungen zur Durchsetzung erfolgt, kann es sinnvoll sein, auch diesen Faktor zu berücksichtigen. Bei der Überprüfung bestehender Verträge müssen die Interessen der Parteien in diesem Zusammenhang bewertet werden. Für künftige Lizenzverträge wird empfohlen, eine ausdrückliche Regelung für das Opt-out eines Patents vorzusehen. Es ist zu beachten, dass das Opt-out nur von (allen) materiellen Patentinhabern erklärt werden kann. Daher kann es sein, dass der Lizenznehmer über das Opt-out entscheiden kann, doch der Patentinhaber dies erklären muss. 

2. Wer entscheidet, ob ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) beantragt wird?

Da das Opt-out nur den Austritt aus dem neuen System betrifft, könnte man auch Regeln für den Eintritt in das neue System vorsehen, der durch die Anmeldung eines Einheitspatents erfolgt. Ein solcher Antrag kann auch für bestehende (und lizenzierte) Patentanmeldungen gestellt werden. Daher müssen auch aktuelle Lizenzvereinbarungen, die Patentanmeldungen abdecken, überprüft werden, um zu bestimmen, wer darüber entscheiden kann, ob ein Einheitspatent beantragt wird. 

3. Wer entscheidet über die Durchsetzung eines Patents?

Ein dritter zu berücksichtigender Faktor ist die Frage, welche Partei ein Patent im neuen System und/oder im alten System durchsetzen darf. Hier stellt sich wieder die Frage nach dem Opt-out, denn das Opt-out kann nur erklärt werden, wenn vor dem EPG kein (laufendes und/oder abgeschlossenes) Verfahren auf der Grundlage des betreffenden Patents anhängig ist. Mit anderen Worten: Sobald ein Verfahren vor dem EPG auf der Grundlage eines Patents anhängig ist bzw. war, ist es nicht mehr möglich, dieses Patent aus dem neuen System auszuschließen. Auch für das klassische europäische Patent ist ein Opt-in möglich ("Rücknahme des Opt-out"). Analog zu den Regeln für das Opt-out wird das sogenannte Opt-back-in verhindert, sobald eine nationale Klage auf der Grundlage des betreffenden Patents anhängig ist. Dies kann insbesondere bei ausschließlichen Lizenzvereinbarungen zu einem Problem werden. Da der ausschließliche Lizenznehmer nach der deutschen Rechtsprechung das Recht hat, Verletzungsklagen einzureichen, kann er alle Pläne des Patentinhabers, das Opt-out zu einem späteren Zeitpunkt zurückzunehmen, wirksam verhindern, indem er in einem der Systeme Verletzungsklage einreicht. Daher ist es wichtig, bestehende Lizenzverträge zu überprüfen und in künftigen Lizenzverträgen Regelungen zu dieser Frage zu treffen. Wenn Ihre bestehenden Lizenzvereinbarungen zu einem Konflikt zwischen der Möglichkeit des ausschließlichen Lizenznehmers, Verletzungsklagen einzureichen, und dem Recht des Patentinhabers, über die Anmeldestrategie (einschließlich des Opt-out) zu entscheiden, führen, muss ein Dialog zwischen den Parteien aufgenommen werden, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

4. Kann es noch komplizierter werden?

Die Möglichkeit, territorial beschränkte Exklusivlizenzen für ein klassisches europäisches Patent zu erteilen (z. B. mit Exklusivlizenznehmern für verschiedene EPG-Mitgliedstaaten), macht die Sache noch komplizierter. Eine Verletzungsklage eines dieser ausschließlichen Lizenznehmer vor dem EPG könnte einen zentralen Nichtigkeitsangriff auslösen, der sich dann gegen den Patentinhaber richtet und sich auch auf alle anderen ausschließlichen Lizenznehmer in anderen Gebieten auswirken würde. Außerdem können verschiedene Lizenznehmer unterschiedliche Strategien bei der Anmeldung oder Durchsetzung eines Patents. 

5. Was ist zu tun?

Da das EPG in wenigen Monaten seine Pforten öffnet und die Akteure der Branche bereits ihre Opt-out-Strategien entwickeln, ist es jetzt an der Zeit, bestehende Lizenzvereinbarungen zu überprüfen und mit dem Entwerfen neuer Lizenzvereinbarungen zu beginnen, wobei die folgenden Fragen im Mittelpunkt stehen sollten:

  • Wer entscheidet, ob für ein Patent ein Opt-out erklärt werden soll?
  • Wer entscheidet über den Antrag auf einheitliche Wirkung?
  • Wer entscheidet über die Strategie zur Durchsetzung eines lizenzierten Patents?

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Autor

Alexander Haertel
Rechtsanwalt, Partner*

Alexander Haertel

Jan Bösing
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Jan Bösing