http://www.bardehle.com/ News of Bardehle Pagenberg en http://www.bardehle.com/fileadmin/img/Bardehle_Pagenberg_icon.jpg http://www.bardehle.com/ 75 75 News of Bardehle Pagenberg TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Thu, 03 May 2012 14:44:00 +0200 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/ip-report-2012ii.html Der aktuellen Ausgabe unseres englischsprachigen Newsletters entnehmen Sie Nachrichten aus dem... IP Report 2012/II gibt es als PDF Download und als online Version.]]> Kanzleinews Home Featured News Thu, 03 May 2012 14:44:00 +0200 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/oberlandesgericht-koeln-milka-verteidigt-sich-erfolgreich-gegen-vorwurf-der-verletzung-von-1.html BARDEHLE PAGENBERG hat die Kraft Foods Deutschland GmbH, Bremen, erfolgreich gegen den Vorwurf der... BARDEHLE PAGENBERG (München): Dr. Henning Hartwig (Rechtsanwalt, Partner), Dr. Alexander von Mühlendahl, J.D., LL.M. (Rechtanwalt), Dr. Philipe Kutschke (Rechtsanwalt) Vertreter Ritter Schönbuch GmbH & Co. KG: Gleiss Lutz (Stuttgart): Dr. Andreas Schabenberger (Rechtsanwalt) Oberlandesgericht Köln (6. Zivilsenat): Hubertus Nolte (Vorsitzender Richter)]]> Kanzleinews Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0200 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/bardehle-pagenberg-als-kanzlei-des-jahres-fuer-prozesstaetigkeit-im-gewerblichen-rechtsschutz-ausgez-1.html BARDEHLE PAGENBERG wurde am 15. März der MIP Global Awards 2012 als „Germany Contentious IP Firm of... http://www.bardehle.com/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei.html
zur Verfügung). BARDEHLE PAGENBERG ist mit Büros in München, Düsseldorf, Paris und Barcelona vertreten. Von dort aus betreut die Kanzlei deutsche und internationale Mandanten in allen Fragen der Erlangung und Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte, von weltweit tätigen Großkonzernen bis hin zu kleinen und mittelständischen, hochinnovativen Unternehmen. Patente, Marken und Designs sind essentielle Komponenten erfolgreicher unternehmerischer Geschäftsmodelle; eine beherzte Verteidigung und Durchsetzung dieser Schutzrechte stehen für die Mandanten und die Kanzlei daher stets im Mittelpunkt. BARDEHLE PAGENBERG fühlt sich durch die Verleihung des Managing IP Global Awards 2012 außerordentlich geehrt und bedankt sich an dieser Stelle bei allen Mandanten für das über Jahre und Jahrzehnte bewiesene Vertrauen.]]> Kanzleinews Tue, 20 Mar 2012 13:03:00 +0100 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/bardehle-pagenberg-successful-in-a-series-of-community-design-invalidity-proceedings-before-ohim.html BARDEHLE PAGENBERG has been successful in a series of three Community design invalidity proceedings... i.e., a Chinese design patent registration published prior to the relevant date of application of the accused Community designs.  The Office found the contested Community design new but lacking “individual character” in the sense of Article 6 Community Design Regulation. This result is an example of the European novelty approach, which is world-wide in scope and without limitation in time, but requires that the circles specialised in the sector concerned in the European Union could reasonably be expected to have known of the prior designs.  Under this approach, prior art may prove to be harmful when challenging a Community design even if the prior design originates from distant jurisdictions, such as China, Japan, Taiwan, Korea etc.  In fact, the Office – the Invalidity Division as well as the Board of Appeal – confirmed repeatedly that publications from these and other countries could be easily searched and, therefore, “reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community” (Article 7 [1] CDR). The decisions are not final. Representative Industex SL: BARDEHLE PAGENBERG (München): Dr. Henning Hartwig (Attorney-at-Law, Partner), Dr. Philipe Kutschke (Attorney-at-Law, Associate) Representative Fitness Brands, Inc.: Patentanwälte Westphal, Mussgnug & Partner (München): Michael Bickel (European Patent Attorney) OHIM (Invalidity Division): Dr. Martin Schlötelburg (rapporteur)]]> Kanzleinews Mon, 19 Mar 2012 15:18:00 +0100 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/bundestags-vorlage-keine-patentierbarkeit-von-nutztieren-und-nutzpflanzen.html Am 17. Januar 2012 haben die Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/die Grünen eine... Die weltweite Bedeutung der grünen Biotechnologie Die Bedeutung der globalen grünen Biotechnologie ist sehr groß. So werden 148 Mio. ha weltweit für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen verwendet. Während in den USA und Asien große Mengen dieser Pflanzen hergestellt und verkauft werden, nimmt ihre Akzeptanz  in einigen Ländern Europas, insbesondere in Deutschland weiter ab. Ein Ausweg aus dieser Problematik ist das Forschen nach verbesserten nicht-gentechnisch veränderten Pflanzen. Neben der konventionellen Züchtung wird hier auf die effizientere Marker-unterstützte Züchtung gesetzt. Wie bei konventionellen Züchtungsverfahren wird nach Pflanzen mit erwünschten Eigenschaften durch Kreuzung und Selektion gesucht. Durch molekulare Marker werden die durch Kreuzung erzeugten Pflanzen schneller und genauer selektioniert. Die Marker befinden sich nach der Selektion nicht in den Pflanzen, so dass die erzeugten  Pflanzen nicht gentechnisch verändert sind.    Die aktuelle Patentpraxis Die EU-Biotechnologie-Richtlinie 98/44 hat das Ziel, den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen zu stärken. Sie wurde 2005 in deutsches Recht umgesetzt. Die Richtlinie wurde ferner von der Europäischen Patentorganisation in das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) implementiert. Nach der Richtlinie und dem angepassten deutschen und europäischen Patentrecht können Erfindungen auf Tiere und Pflanzen patentiert werden, sofern die technische Lehre der Erfindung nicht auf eine bestimmte Tierrasse oder Pflanzensorte beschränkt ist, die von der Patentierbarkeit explizit ausgenommen sind. Die Begründung für den Ausschluss von Pflanzensorten besteht darin, dass durch den Sortenschutz ein komplementäres Schutzrecht verfügbar ist und ein Doppelschutz nicht erforderlich ist. Für Tierrassen gibt es kein solches komplementäres Schutzrecht. Das Deutsche und das Europäische Patentamt erteilen auf der Grundlage des geltenden Rechts Patente auf Erfindungen, die Pflanzen und Tiere betreffen. Die Vorlage Ausgangspunkt der Vorlage ist die Bestimmung Art. 53b), 2. Alt. EPÜ, nach der im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tiere ausgeschlossen sind. In ihren Entscheidungen vom 9. Dezember 2010 hat die Große Beschwerdekammer des EPA im „Tomaten“ bzw. „Brokkoli“-Fall entschieden, wann ein Verfahren ein im wesentlichen biologisches Verfahren darstellt, das von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Die Autoren der Vorlage argumentieren nun, dass Art. 53b) EPÜ, der nur Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren von der Patentierbarkeit ausschließt, konsequenterweise auch Pflanzen und Tiere ausnehmen sollte, die durch solche Verfahren erhalten wurden. Das geltende Patentgesetz schützt die Pflanzenzüchter Das deutsche und europäische Patentamt erteilen Patente auf Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindungen, die Tiere bzw. Pflanzen betreffen, werden daher erteilt, wenn diese Tiere bzw. Pflanzen nicht „naheliegend“ sind, insbesondere weil sie gegenüber vorbekannten Pflanzen und Tieren unerwartete vorteilhafte Eigenschaften aufweisen. Der Erfinder leistet daher einen Beitrag, den andere nutzen können (aber nicht nutzen müssen) und erhält dafür ein Patent, das ihm zeitlich begrenzte Ausschließlichkeitsrechte gewährt. Sofern es sich um gentechnisch veränderte Tiere oder Pflanzen handelt, wird diese Praxis von den Gegnern auch nicht in Zweifel gezogen, sondern die Vorlage betrifft allein den Fall, dass die landwirtschaftlichen Nutztiere oder Nutzpflanzen über konventionelle Züchtungsverfahren erhalten wurden. Auch wenn ein bekanntes Verfahren angewendet wird, schließt dies nicht aus, dass patentfähige Produkte erhalten werden, die neue vorteilhafte Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise war lange bekannt, dass durch Bestrahlung die Eigenschaften von Bakterien verändert werden können. Wenn jetzt bekannte Bakterien bestrahlt werden und hierdurch ein neues Bakterium entsteht, das sich von den bekannten in nicht naheliegender Weise unterscheidet, weil es besondere vorteilhafte Eigenschaften aufweist, so ist das Bakterium patentfähig. Es ist nicht zu erkennen, warum dem Erfinder, der konventionelle Züchtungsverfahren anwendet, die „Belohnung“, d.h. die Patenterteilung versagt werden sollte. Dies gilt insbesondere wenn die Züchtung zu einem Nutztier führt, das nicht wie Nutzpflanzen durch ein anderes Schutzrecht wie den Sortenschutz geschützt werden kann. Die Gegner einer Patentierung von Pflanzen und Tieren argumentieren, dass der Ausschluss von Verfahren zur Züchtung von Tieren und Pflanzen in das Patentgesetz aufgenommen wurde, um konventionelle Tier- und Pflanzenzüchter nicht zu behindern. Dieser Zweck wird, wie nachfolgend ausgeführt, auch dann erreicht, wenn die bisherige Praxis der Patentierung beibehalten wird. Das deutsche Patentgesetz sieht vor, dass die Nutzung einer patentierten Pflanze zum Zweck der Züchtung einer neuen Pflanzensorte keine Patentverletzung darstellt (§ 11 Nr. 2a PatG). Das Patentgesetz trägt daher den Bedenken der Pflanzenzüchter bereits ausreichend Rechnung.  Anders ist die Situation bei Tierzüchtern. Die Verwendung eines patentgeschützten Nutztiers zu Zwecken der Züchtung stellt eine Patentverletzung dar. Würde man die Patentierbarkeit von Nutztieren ausschließen, wäre nicht nur die Verwendung zu Zuchtzwecken frei, sondern auch jede weitere Verwendung zu gewerblichen Zwecken, so dass derjenige, der ein neues Tier gezüchtet hat, ohne Schutzrechte dastehen würde. Jeder Anreiz für eine gewerbliche Züchtung von neuen Nutztieren würde dadurch entfallen. Das deutsche Patentgesetz schränkt den Patenschutz auf Nutztiere jedoch durch das sogenannte Landwirte-Privileg ein. Dem Patentinhaber steht das Recht auf die 1. Generation von Nutztieren und Nutzpflanzen zu. Sofern die Vermehrung dieser 1. Generation nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgt, sondern nur zur Führung der Landwirtschaft dient, fallen nachfolgende Generationen nicht unter den Patentschutz.    Das bestehende Patentgesetz berücksichtigt daher die Interessen der Pflanzenzüchter und der Landwirte und schränkt den Patentschutz ein. Ein weitergehender Ausschluss von Nutztieren und Nutzpflanzen, die durch konventionelle Züchtungsverfahren erhalten werden, würde den wirtschaftlichen Anreiz zur Forschung nach neuen Pflanzen und Tieren beseitigen. Es sei darauf hingewiesen, dass in dem „Tomaten“-Fall (EP1211926B1) die Verfahrensansprüche gestrichen wurden, jedoch Ansprüche auf die durch das konventionelle Züchtungsverfahren erhaltenen Tomaten beibehalten wurden. Die Einsprechende hat eine nochmalige Befassung der Großen Beschwerdekammer des EPA mit dieser Sache gefordert. Es bleibt also spannend.   Dr. Thomas Friede, Patentanwalt, BARDEHLE PAGENBERG, München ]]> Gewerbliche Rechtschutz Infos Wed, 22 Feb 2012 12:44:00 +0100 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/olg-duesseldorf-gewaehrt-wettbewerbsrechtlichen-schutz-gegen-nachahmung-einer-lkw-rueckleuchte-1.html In einer jüngst rechtskräftig gewordenen Entscheidung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den... BARDEHLE PAGENBERG (München): Dr. Stefan Abel (Rechtsanwalt, Partner), Pascal Böhner (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz) Vertreter Nicolaos Dasteridis SA: Von Huebner (München): Dominik von Huebner (Rechtsanwalt) Oberlandesgericht Düsseldorf (20. Zivilsenat) Professor Wilhelm Berneke (Vorsitzender Richter)]]> Kanzleinews Thu, 02 Feb 2012 17:10:00 +0100 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/bgh-staerkt-position-fremdsprachiger-patentanmelder-1.html Fehler in einer deutschen Übersetzung einer in einer Fremdsprache eingereichten Patentanmeldung... Fehler in einer deutschen Übersetzung einer in einer Fremdsprache eingereichten Patentanmeldung können jederzeit korrigiert werden und führen nicht zu einem Verlust des Patents. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) kann auch eine nicht in deutscher Sprache verfasste Patentanmeldung eingereicht werden. Der Anmelder sichert sich damit den Anmeldetag für den technischen Offenbarungsgehalt seiner fremdsprachigen Anmeldung. Es ist jedoch eine deutsche Übersetzung innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der fremdsprachigen Anmeldung nachzureichen. Diese wird dann Grundlage des weiteren Prüfungsverfahrens. Der Bundesgerichtshof hatte im vorliegenden Fall über die Frage zu entscheiden, welche Konsequenzen Auslassungen und Fehler in der deutschen Übersetzung nach sich ziehen. Das DPMA hatte im konkreten Fall eine harte Linie gefahren und beschieden, dass die Anmeldung als nicht erfolgt zu gelten habe, wenn sich später – also nach Ablauf der Dreimonatsfrist – herausstellt, dass die Übersetzung Auslassungen aufweist. Die Auslassungen bestanden darin, dass von 26 Ansprüchen der fremdsprachigen Anmeldung lediglich die ersten zwölf Ansprüche vollständig übersetzt waren. Die Rechtsfiktion der nicht erfolgten Anmeldung – also eigentlich der Aberkennung des Anmeldetages – sieht das Gesetz (§ 35 (2), S. 2 PatG) für den Fall einer nicht fristgerecht eingegangen Übersetzung vor. Das DPMA hatte also eine fehlerhafte Übersetzung einer fehlenden Übersetzung gleichgestellt. Der BGH befand (Urteil v. 18.07.2011 – X ZB 10/10 – „Polierendpunktbestimmung“), dass dieses Vorgehen dem Sinn und Zweck des Gesetzes zuwiderlaufe; denn es sei dem fremdsprachigen Anmelder durch das Gesetz (§ 35 PatG) ja gerade die Möglichkeit an die Hand gegeben worden, sich den Offenbarungsgehalt seiner fremdsprachigen Anmeldung zu sichern. Der fremdsprachige Anmelder soll nicht gezwungen sein, von vornherein in deutscher Sprache anzumelden, denn damit setzt er sich der Gefahr aus, durch eine fehlerhafte Übersetzung technischen Offenbarungsgehalt zu verlieren, welcher ihm später im Anmeldeverfahren zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik unter Umständen fehlen könnte. Umgekehrt kann es dann aber auch nicht Sinn und Zweck sein, dem Anmelder zunächst die Möglichkeit einzuräumen, sich den Anmeldetag für seine fremdsprachige Anmeldung zu sichern, ihm diesen Anmeldetag aber wieder abzuerkennen, wenn die nachgereichte Übersetzung Fehler aufweist. Die Mindestanforderungen an die Übersetzung sieht der BGH nicht höher, als an die fremdsprachige Anmeldung selbst. Diese Mindestanforderungen sind der Name des Anmelders, einen Antrag auf Erteilung und – zumindest dem Anschein nach – eine Beschreibung. Ansprüche sieht das Gesetz für die Zuerkennung eines Anmeldetages nicht vor. Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Übersetzung erfüllt, so tritt die Rechtsfiktion der nicht erfolgten Anmeldung nicht ein, d.h. im konkreten Fall zogen die fehlenden Ansprüche in der Übersetzung die Rechtsfolge des Verlustes des Anmeldetages nicht nach sich. Übersetzungsfehler führen demnach nicht zum Verlust des Anmeldetages und können im Anmeldeverfahren jederzeit korrigiert werden. Die Entscheidung ist insbesondere auch aus anwaltlicher Sicht äußerst positiv zu bewerten. Hätte der BGH entschieden, dass Fehler in der Anmeldung eben doch zum Verlust des Anmeldetages führen können, so würde sich der deutsche Vertreter des Anmelders erheblichen haftungsrechtlichen Risiken aussetzen. Er hätte die Wahl, entweder die fremdsprachige Anmeldung seines Mandanten so wie sie ist einzureichen und eine Übersetzung nachzureichen, oder direkt eine deutsche Übersetzung anzumelden. Die erste Alternative wäre mit dem Risiko verbunden, dass eine nachgereichte fehlerhafte Übersetzung zum Verlust des Anmeldetages führt. Die zweite Alternative birgt das Risiko, bei der Übersetzung technischen Offenbarungsgehalt zu verlieren, welcher später unter Umständen zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik fehlt. ]]> Gewerbliche Rechtschutz Infos Thu, 02 Feb 2012 12:17:00 +0100 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/olg-koeln-bardehle-pagenberg-auch-in-zweiter-instanz-erfolgreich-in-geschmacksmusterstreit-um-ve-1.html Die Coltène/Whaledent AG, international führend in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb... BARDEHLE PAGENBERG (München): Dr. Henning Hartwig (Rechtsanwalt, Partner) Vertreter Edelweiss Dentistry Products GmbH:
Hofstetter, Schurack & Skora (München): Dr. Patrick Baronikians (Rechtsanwalt) Oberlandesgericht Köln (6. Zivilsenat):
Hubertus Nolte (Vorsitzender Richter)]]> Kanzleinews Wed, 14 Dec 2011 17:18:00 +0100 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/ecj-rules-on-validity-and-infringement-test-under-european-design-law.html Court of Justice of the European Union on the validity and infringement test under European design... Court of Justice of the European Union on the validity and infringement test under European design law (decision of October 20, 2011 – Case C-281/10 P – PepsiCo v Office for Harmonisation in the Internal Market – Grupo Promer) On October 20, 2011, the Court of Justice of the European Union, Europe’s final authority on Community design law, rendered its long-awaited decision in PepsiCo v OHIM (Case C-281/10 P) with the central issue being the manner in which differences or similarities between conflicting designs are established under the Community Design Regulation (“CDR”). The underlying products were small metal plates, also referred to as “rappers”, playthings inserted in product packages, and the validity of the Community design was challenged to be “in conflict with”, i.e., to infringe an earlier Spanish design. The proceedings before the Court of Justice focused on four legal questions (a fifth question related to an alleged distortion of the facts is not part of this review), namely whether the lower instance, the General Court of the European Union, committed any errors in relation to (i) the constraints on the designer’s freedom (Article 10 [2] CDR), (ii) the concept of the informed user and his level of attention (Article 10 [1] CDR), (iii) the scope of the General Court’s power of review (Article 61 [2] CDR), and (iv) whether it was possible to compare the underlying goods rather than the conflicting designs (Article 10 [1] CDR). (i) Starting with possible constraints limiting the degree of freedom of the designer in developing the design, the Court of Justice found that assessing such constraints would relate to findings of a factual nature made by the General Court rather than to any legal questions. In fact, PepsiCo did not challenge the facts as being distorted and neither disputed the relevance of the criteria for establishing the designer’s degree of freedom (inter alia, the constraints of the features imposed by the technical function of the product or an element thereof or by statutory requirements applicable to the product). Thus, the Court of Justice, in accordance with settled case law, held the challenge of that assessment as inadmissible. (ii) Turning to the concept of the informed user and his level of attention, this concept, according to the Court of Justice, first “must be understood as lying somewhere between that of the average consumer, applicable in trademark matters, who need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks in conflict, and the sectoral expert, who is an expert with detailed technical expertise.” Consequently and second, such concept had to be understood as “referring, not to a user of average attention, but to a particularly observant one, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question.” Thus, the very nature of the informed user would mean that, when possible, he will make a direct comparison between the designs at issue. However, it cannot be ruled out that such a comparison may be impracticable or uncommon in the sector concerned, in particular because of specific circumstances or the characteristics of the devices which the designs at issue represent. Third and finally, as regards the informed user’s level of attention, the Court of Justice held that such user, without being a designer or a technical expert, would know “the various designs which exist in the sector concerned, possesses a certain degree of knowledge with regard to the features which those designs normally include, and, as a result of his interest in the products concerned, shows a relatively high degree of attention when he uses them.” (iii) As regards the scope of the General Court’s power to review the Office’s examination of the differences and similarities between the designs at issue and its determination of whether or not there is a similar overall impression, the Court of Justice found that the in-depth examination of the designs at issue carried out by the General Court, contrary to the position also taken by the Office itself, did not go beyond its power to alter decisions under Article 61 CDR. (iv) Lastly, and related to whether the Office or the General Court are allowed to base the assessment of the designs in conflict on a comparison of physical samples of actual products rather than only on the designs as disclosed and represented in the contested and in the earlier design registration, the Court of Justice found that such comparison was not mistaken, given that the informed user was different from the ordinary average consumer. The Court added that in the present case the physical comparison was done only to confirm the judgment already reached based on the respective registrations.]]> Home Featured News Fri, 28 Oct 2011 10:58:00 +0200 http://www.bardehle.com/no_cache/de/aktuelles/neuigkeiten_aus_der_kanzlei/meldung/article/ecj-rules-on-validity-and-infringement-test-under-european-design-law-in-re-pepsico-v-ohim-grup.html Court of Justice of the European Union on the validity and infringement test under European design... Court of Justice of the European Union on the validity and infringement test under European design law (decision of October 20, 2011 – Case C-281/10 P – PepsiCo v Office for Harmonisation in the Internal Market – Grupo Promer) On October 20, 2011, the Court of Justice of the European Union, Europe’s final authority on Community design law, rendered its long-awaited decision in PepsiCo v OHIM (Case C-281/10 P) with the central issue being the manner in which differences or similarities between conflicting designs are established under the Community Design Regulation (“CDR”). The underlying products were small metal plates, also referred to as “rappers”, playthings inserted in product packages, and the validity of the Community design was challenged to be “in conflict with”, i.e., to infringe an earlier Spanish design. The proceedings before the Court of Justice focused on four legal questions (a fifth question related to an alleged distortion of the facts is not part of this review), namely whether the lower instance, the General Court of the European Union, committed any errors in relation to (i) the constraints on the designer’s freedom (Article 10 [2] CDR), (ii) the concept of the informed user and his level of attention (Article 10 [1] CDR), (iii) the scope of the General Court’s power of review (Article 61 [2] CDR), and (iv) whether it was possible to compare the underlying goods rather than the conflicting designs (Article 10 [1] CDR). (i) Starting with possible constraints limiting the degree of freedom of the designer in developing the design, the Court of Justice found that assessing such constraints would relate to findings of a factual nature made by the General Court rather than to any legal questions. In fact, PepsiCo did not challenge the facts as being distorted and neither disputed the relevance of the criteria for establishing the designer’s degree of freedom (inter alia, the constraints of the features imposed by the technical function of the product or an element thereof or by statutory requirements applicable to the product). Thus, the Court of Justice, in accordance with settled case law, held the challenge of that assessment as inadmissible. (ii) Turning to the concept of the informed user and his level of attention, this concept, according to the Court of Justice, first “must be understood as lying somewhere between that of the average consumer, applicable in trademark matters, who need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks in conflict, and the sectoral expert, who is an expert with detailed technical expertise.” Consequently and second, such concept had to be understood as “referring, not to a user of average attention, but to a particularly observant one, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question.” Thus, the very nature of the informed user would mean that, when possible, he will make a direct comparison between the designs at issue. However, it cannot be ruled out that such a comparison may be impracticable or uncommon in the sector concerned, in particular because of specific circumstances or the characteristics of the devices which the designs at issue represent. Third and finally, as regards the informed user’s level of attention, the Court of Justice held that such user, without being a designer or a technical expert, would know “the various designs which exist in the sector concerned, possesses a certain degree of knowledge with regard to the features which those designs normally include, and, as a result of his interest in the products concerned, shows a relatively high degree of attention when he uses them.” (iii) As regards the scope of the General Court’s power to review the Office’s examination of the differences and similarities between the designs at issue and its determination of whether or not there is a similar overall impression, the Court of Justice found that the in-depth examination of the designs at issue carried out by the General Court, contrary to the position also taken by the Office itself, did not go beyond its power to alter decisions under Article 61 CDR. (iv) Lastly, and related to whether the Office or the General Court are allowed to base the assessment of the designs in conflict on a comparison of physical samples of actual products rather than only on the designs as disclosed and represented in the contested and in the earlier design registration, the Court of Justice found that such comparison was not mistaken, given that the informed user was different from the ordinary average consumer. The Court added that in the present case the physical comparison was done only to confirm the judgment already reached based on the respective registrations.]]> Fri, 28 Oct 2011 10:32:00 +0200